智慧財產權月刊 198 期 - page 104

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論述
一種請求項是否為說明書所支持的審查標準 ──要件除去原則之探究與引用
104.06 智慧財產權月刊 VOL.198
該技術領域具有通常知識者足夠的先前知識用來填補下位概念之「屬」
與上位概念之「類」之間的漏洞。換言之，如果請求項所界定者為一上
位概念之「類」之發明，書面說明必須揭露被該發明所涵蓋之充分下位
概念之「屬」之實施例，如此才能滿足書面說明要件。以下茲舉三個美
國案例作進一步的說明：
1. Fiers v. Revel案
Fiers v. Revel 案也是一件三方競權爭議案，涉案的三方均宣稱其發
明了系爭案之編碼人類纖維組織母細胞之B 型干擾素DNA （以下簡稱
B-IF DNA）49。發明人A的申請案揭露了B-IF DNA的完整序列，以及用
來分離它的方法，發明人B 在其申請案中揭露了分離片段B-IF DNA的
方法，以及分離用來編碼B-IF 的RNA信使的方法，但是並未揭露完整
的B-IF DNA序列，發明人 C在其說明書中請求該發明的概念，並說明
對揭露於英國先申請案中的B-IF DNA全部序列的付諸實施50。
承審法院 CAFC在對本案做出決定之前再次肯認其在Amgen, Inc. v.
Chugai Pharmaceutical Co.,案51的主張：
「單獨地以基本的生物特性來界定一特定 DNA 的序列並不足
夠，⋯⋯因為一個被提及的概念不會比與僅是一種可以知悉任何具有生
物屬性物質的特性的預期來的更明確。本院認為當發明人無法得知一基
因的詳細組成或者用來取得該基因的方法，俾用來與其他物質做區分，
則概念將直到付諸實施，即，該基因被分離出來，才能實現52。」
最後，該承審法院做了有利於發明人A的判決，其認為僅說明基因
的功能而未描述其結構，並不能滿足書面說明要件，因為基因編碼的
簡併性以及結果的不可預測性，此等嚴格的認定基準是有必要的53。
49 Fiers v. Revel, 984 F.2d 1164, 1166（Fed. Cir. 1993 ）.
50 Fiers v. Revel, 984 F .2d at 1167.
51 927 F.2d 1200（Fed. Cir. 1991 ）.
52 Amgen, Inc., 927 F.2d at 1206.
53 Fiers, 984 F.2d at 1168-69.