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論述
一種請求項是否為說明書所支持的審查標準
──
要件除去原則之探究與引用
104.06 智慧財產權月刊 VOL.198
2.
Regents of the University of California v. Eli Lilly and Co.
案
54
本案為一件由原告
Regents of the University of California
向
CAFC
提
起上訴的專利侵權訴訟案。涉案的專利之一為美國第
4,652,525
號發明
專利案，該案請求項
1
所界定的發明為一種脊椎動物胰島素
cDNA
的重
組質體，而附屬請求項
4
及
5
則限制在哺乳動物與人類胰島素
cDNA
，但
是在說明書僅揭露老鼠的胰島素
cDNA
序列。第一審法院認為該等請求
項缺乏說明書的支持，不符合書面說明要件，判決該等請求項無效，
CAFC
支持該判決
55
。
從前揭本案事實可知，按照一般生物學的既有知識，脊椎動物是
哺乳動物—人類與老鼠的上位概念類屬，專利說明書既已揭露了下位
概念類屬之老鼠胰島素，如適用前述可預測技術領域的審查標準，應
已滿足書面說明要件。原告加州大學遂據此以
Utter v. Hiraga
案為引
證主張因為系爭專利說明書已適當的揭露一下位類屬（老鼠胰島素之
cDNA
），而該下位類屬係被上位類屬的哺乳動物以及脊椎動物胰島素
之
cDNA
所涵蓋，所以系爭專利說明書已然對該等上位類屬提供了適當
的書面說明
56
。
但是
CAFC
不同意該等主張，該法院認為本案所涉及之發明為基因
材料，與
Utter v. Hiraga
案的機械請求項有所不同，該等基因材料係屬
不可預測之技術領域，該法院特別地指出：「
Utter
案所涉及的是範圍
受到限制的機械領域，與系爭案複雜的生化技術領域極不相同。」
57
也
就是說，生物化學的發明在書面說明要件的判斷上應適用較可預測技
術領域嚴格的審查標準。
基此，該法院遂判定在本案這樣一個屬不可預測技術領域之發
明，請求項所界定者為一上位概念之「類」，而說明書中卻只揭露其
中一下位概念之「屬」，實在不足以充分書面說明要件，畢竟有數以
54
119 F.3d 1559
（
Fed. Cir. 1997
）
.
55
同上註。
56
Eli Lilly, 119 F.3d at 1567-68.
57
Eli Lilly, 119 F.3d at 1568.
