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論述
一種請求項是否為說明書所支持的審查標準
──
要件除去原則之探究與引用
104.06 智慧財產權月刊 VOL.198
第二種情況是，利用書面說明要件來判斷於主張優先權時，後申請案之請求
項是否已被先申請案之原始說明書所揭露，如果答案是否定時，其法律效果是後
申請案不得主張沿用先申請案之申請日
28
。
第三種情況是，當有二人以上所申請專利之發明相同或類似時，利用書面說
明要件來判斷誰是先發明人，其法律效果是專利權屬於該被判定為先發明之人
29
。
二、書面說明要件之雙重審查標準
從美國判例法上來看，各級法院在判斷是否滿足書面說明要件時，所適用的
審查標準並不一致，歸納而言，承審法院通常係依據技術領域的可預測與否，來
決定適用寬嚴不一的審查標準
30
。所謂可預測的技術領域一般是指一種修正或改變
的效果可被預知的系統。例如機械或電子技術領域即是，因為在該等技術領域，
其特徵表現通常可藉諸於已知的科學原理來預測
31
。反之，所謂的不可預測的技
術領域係指在該領域內缺乏知識去解釋或演繹一系統內發生變化所可能產生的效
果。例如藥學技術領域即是一種不可預測的技術領域，因為當一特定藥物的結構
或劑量發生微小改變時，吾人很難知悉其對人體所產生的效果
32
。一般而言，在可
預測的技術領域其書面說明要件的審查標準較之不可預測之技術領域寬鬆。
（一）可預測技術領域之審查標準
依照美國判例法的見解，如果專利申請案的書面說明僅揭露了某一
請求項所界定之上位概念發明之一下位概念實施例，在可預測之技術領
域，該請求項是受到該書面說明的支持。也就是說，在可預測技術領域
的專利申請人可以在未揭露所有的下位概念實施例的情況下，請求一包
含各該下位概念實施例的上位概念發明的專利，因為在該技術領域具有
28
同上註。
29
同註
27
。另外，依據美國發明法案（
AIA
），該國專利制度從先發明主義改採發明人先申請主
義，該種競權程序之規定已從專利法刪除。
30
Cynthia M. Lambert, GENTRY GALLERY AND THE WRITTEN DESCRIPTION REQUIREMENT,
7 B.U. J. Sci. & Tech. L. 109,116
（
2001
）
.
31
In re Fisher, 427 F.2d 833, 839
（
Fed. Cir. 1970
）
.
32
Brian P. O'Shaughnessy, The False Inventive Genus: Developing a New Approach for Analyzing the
Sufficiency of Patent Disclosure Within the Unpredictable Arts, 7 Fordham Intell. Prop. Media & Ent.
L.J. 147, 149
（
1996
）
.
