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論述
一種請求項是否為說明書所支持的審查標準
──
要件除去原則之探究與引用
104.06 智慧財產權月刊 VOL.198
41
In re Smythe, 480 F.2d at 1378, 1385.
42
Cynthia M. Lambert, GENTRY GALLERY AND THE WRITTEN DESCRIPTION REQUIREMENT,
7 B.U. J. Sci. & Tech. L. 109,118
(
2001
)
.
43
Utter v. Hiraga, 845 F.2d 993
(
Fed. Cir. 1988
)
.
44
許雅雯,「從美國先發明主義探討我國先申請主義之利弊」,國立中正大學法律學研究所碩士論
文,
2003
年
6
月,第三章第五節參照。
45
Utter v. Hiraga, 845 F.2d at 994
(
Fed. Cir. 1988
)
.
46
Utter v. Hiraga, 845 F.2d at 998,999
(
Fed. Cir. 1988
)
.
另外,該法院批評專利審查官所用的審查標準將會迫使申請人在
撰擬書面說明時必須列舉出其發明中每一元件的細部結構與均等物,
這樣將對申請人,專利局以及公眾均添加過多的負擔。
最後,
CCPA
多數意見判決認為在該技術領域具通常知識之人基於
對說明書中對惰性氣體性質與功能的界定可以合理的推斷其中已隱含
地揭露惰性液體,也就是說,請求項中廣義的用詞「惰性流體」可被
說明書所揭露的下位概念「惰性氣體」所支持,專利局所為不符書面
說明要件的審定應予推翻
41
。總之,
CCPA
在
In re Smythe
案作出了一個
明白的教示,即,在可預測技術領域中所適用的書面說明要件判斷標
準應較不可預測技術領域所適用者為寬
42
。
2.
Utter v. Hiraga
案
本案是關於一件渦卷式壓縮機發明專利申請的三方競權爭議
43
,此
處所謂的競權爭議係指美國專利法於修法前,當有二個以上之發明人
分別就相同或類似之發明申請專利時,各方對於誰是首先發明人發生
爭議所提出的競權訴訟程序
44
。本案中有三位發明人分別就類似之渦卷
式壓縮機申請發明專利,發明人
Utter
在其專利說明書揭露了以內部以
及外部樞接機構兩種實施例,發明人
Hiraga
之說明書中則僅揭露內部樞
機構的實施例,發明人
McCullough
則僅揭露外部樞接機構的實施例。
此三位發明人中因
Hiraga
主張日本專利申請案申請日的優先權因而擁有
最早的申請日,而
Utter
專利申請案之申請日則排在其後
45
。
Hiraga
專利
申請案中所主張的上位概念請求項並未明確說明其壓縮機是藉由內部
或外部樞接機構來固定於外界的結構上,但是其專利說明書中則僅揭
露其壓縮機係以內部樞接機構來固定,基此,本案爭點即是
Hiraga
是否
可撰擬一上位請求項涵蓋以內部或外部樞接機構來固定的壓縮機
46
。如