智慧財產權月刊 198 期 - page 108

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論述
一種請求項是否為說明書所支持的審查標準
──
要件除去原則之探究與引用
104.06 智慧財產權月刊 VOL.198
2
)系爭發明所屬技術領域在申請專利當時並未成熟以及確定,未能
提供發明人足夠的先前知識用來填補其揭露的漏洞
68
。換言之,系
爭發明應屬不可預測之技術領域。
在此前提下,
CAFC
依據前述之判斷基準,認為系爭請求項因具以
下理由而無效:
1
)系爭專利為使其請求項滿足書面說明要件,專利說明書必須充分
揭露能夠降低
NF-
B
活性的分子,用以滿足發明人揭露該專利技
術知識之義務,並且證明該發明人在申請專利當時擁有該申請專
利之發明。也就是說,系爭專利必須適當的揭露用來降低
NF-KB
活性之方法,包含發明人認為可以用來實施該方法的必要分子的
適當描述
69
2
)系爭發明之專利說明書對於發明人所提第一種方法—以特定抑制
劑來阻斷
NF-kB
跟細胞核內
DNA
的結合,僅舉出一種以
IkB
分子做
為抑制劑之實施例的揭露。這種揭露僅是一種功能性的描述,以
及對其作進一步研究的誘因,並不構成對抑制劑的書面說明。當
然也非構成一種使用
I-KB
來降低
NF-KB
活性的方法的書面說明
70
3
)對於發明人所提第二種方法—以切短過的
NF-kB
分子,替代原本
NF-kB
分子,與細胞核內
DNA
結合,系爭專利說明書並未提供
任何實施例做進一步的說明,因此,該種揭露僅是在說明一種可
以作進一步研究的期望或計劃,並非對申請專利之發明所做的書
面說明
71
4
)對於發明人所提供的第三種方法—利用一個偽裝
NF-kB
的分子,
用以減少真正的
NF-kB
,與細胞核內
DNA
結合的機會,系爭專利
說明書雖提供了一個實施例,但並未描述如何以之來降低
NF-kB
之活性,這種揭露並非對於使用該等分子來降低
NF-KB
的活性的
68
同上註。
69
Ariad, 598F.3d at 1355.
70
Ariad, 598F.3d at 1356.
71
Ariad, 598F.3d at 1356-57.
I...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...142
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