111
論述
一種請求項是否為說明書所支持的審查標準
──
要件除去原則之探究與引用
104.06 智慧財產權月刊 VOL.198
'244
專利案的重點是靠躺座
12
及
14
控制器的設置位置。該控制器係由按鈕
36
及
38
所組成，其可分別開啟靠躺座
12
及
14
的靠躺機構，各該按鈕係設在佈置於各
該靠躺座之間的控制台
24
上。
'244
專利案的原始說明書並未揭露這些控制器可設
於除控制台
24
外之其他位置，而對於該等控制器位置之變化僅揭露
:
「各該控制鈕
36
及
38
在未脫離本發明之技術思想下，除了可以固置於該控制台之前壁
34
外亦可
固置於該控制台之頂面或側面。」
'244
專利案的獨立上位概念第
1
請求項以及其附
屬項
2-8
並未限制將控制鈕設於控制台上。附屬請求項
9
係將該控制裝置設置於該
控制台的結構加入作為限制要件
80
。
'244
專利案的發明人在本案訴訟中承認其從未想過將該控制器設於除該控制
台外之其他位置，直到他知悉原告將該控制器設置於其他位置。而知悉之時，系
爭專利案尚在申請過程中，於是原告藉此機會修正原來的若干請求項，將原來要
求各該控制器位於該控制台之限制要件移除。而於提出修正之後，系爭專利申請
案被核准專利，而原告隨即對
Berkline
提起侵權訴訟
81
。
在抗辯時，被告
Berkline
主張系爭專利案未將控制器佈置於該控制台列為要
件的擴大請求項是無效的，因為其違反美國專利法第
112
條所規定的書面說明要
件。地方法院駁回被告
Berkline
的主張，並判決該控制器可置於任何坐在該靠躺
座之人易於及之的位置之請求項受到說明書的支持
82
。
美國聯邦巡迴上訴法院
CAFC
推翻該地方法院的判決，
CAFC
做此決定的主要
考慮因素有三：
首先，
CAFC
注意到系爭專利案原來的陳述內容清楚的表達該控制台是該等
控制器唯一可能佈置的位置，而且其中之敘述「該控制器可能被裝設在該控制台
之頂面或側面而非前壁⋯⋯並不會脫離本發明的範圍」，揭露了該控制器安裝位
置可能的變化，但其中並無除了該控制台之外等類似變化的任何建議。再者，在
表達關於該控制台之唯一目的時，書面說明係如此敘述：「本發明之另一目的是
在提供⋯⋯一控制台，其係位於各該靠躺座之間用以容置該控制器
83
」。另外，
80
Gentry, 134 F.3d at 1475.
81
Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., 939 F. Supp. 98, 106
（
D. Mass. 1996
）
.
82
同上註。
83
Gentry, 134 F.3d at 1479.
