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論述
一種請求項是否為說明書所支持的審查標準
──
要件除去原則之探究與引用
104.06 智慧財產權月刊 VOL.198
果答案是肯定的,其在競權爭議上會贏過
Utter
。
本案承審法院
CAFC
於找尋該爭點的答案時首先主張:「依據
112
條第
1
段的法意,如果專利申請案的書面說明僅揭露了某一請求項所界
定之上位概念發明之一下位概念實施例,在可預測之技術領域,該請
求項是受到該書面說明的支持。」接著該法院表示:「
Hiraga
的日本專
利申請案於申請時所呈送的書面說明如果可以合理的向該技術領域具
通常知識之人傳達該其在申請當時已擁有後來請求項所界定之發明,
則該書面說明應可符合專利法第
112
條的規定。」該法院在檢視
Hiraga
的日本專利說明書後發現:「該專利說明書中所揭露的內部樞接機構
實施例已非常詳細的描述用來達成其發明目的所有結構,其僅僅是沒
有明確表示該樞接機構的位置而已。」基於前面之論述,該案承審法
院最後支持專利局訴願委員會的決定,認可
Hiraga
的優先權主張,也因
此判定
Hiraga
擁有該發明之專利權
47
。
簡言之,在
Utter v. Hiraga
案中,聯邦巡迴上訴法院認為
Hiraga
申
請案中涵蓋外部樞接機構的請求項是受到書面說明的支持,縱使該申
請案之說明書中僅揭露一具內部樞接機構的渦卷壓縮機。基此,
Utter
v. Hiraga
案常常被用來作為引證主張「在可預測技術領域的專利申請人
可以在未揭露所有的下位概念發明的情況下,請求一上位概念發明的
專利,因為在該技術領域具有通常知識之人可以很容易的推知被該請
求項所包含的顯而易知的改變
48
。」
(一)不可預測技術領域之審查標準
從美國案例法的教示,可以發現,一個屬不可預測技術領域之發
明,如果請求項所界定者為一上位概念之「類」,而說明書中卻只揭露
其中一下位概念之「屬」,並不足以充分書面說明要件。因為對於不可
預測的技術領域而言,在申請專利當時並未成熟以及確定,未能提供在
47
同上註。
48
Cynthia M. Lambert, GENTRY GALLERY AND THE WRITTEN DESCRIPTION REQUIREMENT,
7 B.U. J. Sci. & Tech. L. 109,121
(
2001
)
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