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本月專題
從美國部分設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略
104.06 智慧財產權月刊 VOL.198
先申請案（可攜式電腦之罩蓋）
後申請案（罩蓋之樞軸）
圖
32
先申請原則判斷之圖例（
2
）
實線
立體圖
1
（代表圖）
立體圖
（代表圖）
立體圖
2
實線
102302197
100301290
虛線
五、修正之判斷
有關修正之規定，是依據美國專利法第
132
條：「禁止任何在原來的揭露內
容裡增加新事項」規定，以及第
112
條：「禁止變更申請專利範圍，不可以超出
原來揭露的內容」規定辦理。亦是指修正後不得在申請時之說明書、申請專利範
圍及圖式的原始揭露（
original disclosure
）內容導入「新事項」。因此，審查人
員在核駁專利時，如果核駁內容是有關新事項，雖這兩法條都可使用，但一般而
言，並不使用第
132
條，主要原因是有一先前法院判例
12
，法院是希望用第
112
條
來核駁。所以當審查時，認為修正內容已是新事項而核駁時，審查人員不會因
為它是新事項而核駁，而是因為申請人提出之修正會違反第
112
條揭露要件才核
駁。雖然看到引用這個法條時可能會使造成申請人困惑，但這是
USPTO
審查人員
內部細節的作業方式。
有關部分設計中將實線改虛線或虛線改實線，其是否導入新事項之判斷，
重點並非在於判斷形式上之線條是否改變，而應實質判斷其是否為原始之創作
所能直接得知（
immediately envisaged or recognized
）的內容。
12
請參照
MPEP 2163 Guidelines for the Examination of Patent Applications Under the 35 U.S.C. 112
（
a
）
or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, para. 1,"Written Description" Requirement [R-11.2013]
，
uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2163.html
（
2015/04/25
）。
