8
103.09 智慧財產權月刊 VOL.189
本月專題
「無助於技術性的特徵」之探討分析
差異特徵的技術功效,接著藉由最接近前案建立技術問題,最後才判斷進步性。
若一個請求項中同時包含了技術特徵(假設為電腦)及非技術特徵(假設為商業
方法),則檢索最接近前案時,只會針對技術觀點的部分檢索技術領域之引證,
在比對其差異後,若發現差異僅在於非技術特徵,其技術問題即為該商業方法的
自動化,而該自動化為資訊領域之通常知識者所能輕易完成(無論商業方法有多
新穎),因此不具進步性;若比對前案後發現差異同時出現在技術特徵及非技術
特徵,則非技術特徵的部分仍直接視為可輕易完成,只需論述或另外找引證補強
技術特徵之差異。
舉例來說,若電腦用來處理或傳遞一個特別的商業資料,其中「電腦處理及
傳遞資料」屬技術特徵,但「該資料為特別的商業資料」則屬非技術特徵。若電
腦用來執行一套特殊的商業方法,其中電腦的硬體、資料庫、傳輸能力等係屬技
術特徵,而商業流程的部分則屬非技術特徵。
但「非技術特徵」並非均直接忽略,還要判斷它是否與技術觀點結合而
產生技術功效(
technical effect
),若其有助於技術性(
contributes to technical
character
),則在評估進步性時需列入考量。《
Case Law of the Boards of Appeal
》
I.C.4.2.8
中則提到「非技術特徵」若未與技術標的互動以解決技術問題,則被稱
為「非技術特徵『本身』(
as such
)」(意指真正的非技術特徵),其無法提供
技術貢獻,而在評估新穎性及進步性時會被忽略。
二、美國
美國並無「非技術特徵」的規定,但有類似的「非功能描述素材
(
nonfunctional descriptive material
)」。在其專利審查程序指南(
Manual of
Patent Examining Procedure, MPEP
)
2111.05
3
中,表示在評估可專利性時必須考
量請求項中所有的限制(
limitations
),故不得忽略任何限制,包括「印刷物
(
printed matter
)」在內;但若該「印刷物」並未與「基底(
substrate
)」間建立
任何新穎且非顯而易見的功能關係,那就不需要給予任何可專利的權重。
其中「印刷物」可指紙張上的文字、帽帶上的圖案、記憶體中的數位資訊、
3
該章節最近一次修改是在
2012
年的第
8
版第
8
次修訂
/
mpep/s2111.html#ch2100_d1b148_1ea0c_2c0