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本月專題
從美國部分設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略
104.06 智慧財產權月刊 VOL.198
在審查實務方面，我國與美國在專利要件之判斷上有許多相似做法，例如對
「設計之定義」一定要在說明書及圖式上明確揭露所運用的物品；對於「揭露要
件之判斷」則要充分明確的區隔「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」；
對於「修正之判斷」則強調修正後應判斷其是否為申請時之設計所能直接得知的
內容；對於「新穎性之判斷」則是以美國的「一般觀察者」或我國「普通消費
者」的觀點來觀看這設計的整體外觀是否能與任何單一先前技藝區別出差異；對
於美國的「非顯而易見性之判斷」或我國「創作性之判斷」而言，則都是可以用
二個引證前案以簡易的比例調整或置換組合等簡易的手法給予核駁。
但兩國在審查實務相異之處，則是我國「新穎性之判斷」的引證前案必須
是屬相同或近似領域，而「創作性之判斷」的引證前案則不必屬於相同或近似
領域，明顯與美國不同，此外「單一性之判斷」我國沒有美國判斷方式第三步
驟「差異之處的設計是否已見於其他先前技藝，即為顯而易見性，而為同一設
計」；而在我國「修正之判斷」上仍有一部分與美國做法不同，例如任意被選出
的區域或單元修正成虛線或實線，
USPTO
審查人員認為是無法在原來申請時所
揭露內容被直接得知及獲得支持，將會被判斷為新事項，不符合揭露要件。而我
國在審查基準並無明顯範例規範，有時會導致不同審查人員做出可能流於形式上
「實線與虛線可互相改變」的處理方式，此部分在日後修訂審查基準時，仍應導
入美國的作法以便補強說明。在美國由於許多審查判斷方式和做法都是從法院的
判法例而來，進而逐步修正
MPEP
，而我國可借鏡美國制度的演進及審查實務的
解析，進而接收新知並對後續修訂相關法規與審查基準提出可行修正方案，此將
可帶動審查品質的提升。
當今企業想在市場上保有競爭力，則必須善用申請策略，提早進行專利布
局，以便在這競爭市場上取得較有利的戰略位置，作為積極保護自己智慧財產權
的重要關鍵。因此，對於申請人申請部分設計專利時，建議可運用幾個申請策
略，包括「善用整體使用者經驗進行全方位專利布局」、「善用揭露原則及分
割申請」、「善用主要外觀特徵進行差異化設計」、「善用申請專利範圍之修
正」、「善用相同設計概念下發展近似設計」及「善用相同外觀設計進行排列組
合」等，以有效的方式進行專利布局，以便建構更完善的專利防護網，本文期望
這些申請策略的應用，能對申請人有所助益。
