摘要
在美國，專利申請人對於專利商標局負有揭露義務，一旦違反揭露義務可能會構成不正行為而導致系爭專利不可執行。通常被控侵權人在專利訴訟中除了會主張不侵權抗辯、有效性抗辯亦會提起不正行為的抗辯。由於不正行為抗辯被過度的主張，不正行為在實務上又稱為專利制度中的瘟疫，對專利制度帶來負面的影響。
2010 年4 月26 日，聯邦巡迴上訴法院決定以聯席判決方式聽審Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.案不正行為之部分，聯邦巡迴上訴法院上一個不正行為的聯席判決距今已有23 年之久，此次聯邦巡迴上訴法院再次的進行聯席判決，為不正行為的判斷帶來新見解。
我國廠商擁有越來越多的美國專利，在美國涉及專利訴訟之例子亦不在少數，在美國提起訴訟或被訴，必須對其制度有全面瞭解，如此擬定訴訟策略時才不會掛一漏萬。但因我國無相關制度，再加上我國對於不正行為理論討論甚少，本論文希望能藉由研究不正行為來補充國內缺乏討論之部分。
壹、緒論
2010 年4 月26 日，美國聯邦巡迴上訴法院決定要以聯席判決（en banc）方式重新聽審Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.案1（以下簡稱Therasense 案）不正行為2（inequitable conduct）之部分，並徵求法庭之友（amicus curiae）關於該案之法律意見，有意重新檢視不正行為理論。聯邦巡迴上訴法院上一次做出關於不正行為的聯席判決為Kingsdown Med.
Consultants, Ltd. v. Hollister Inc.案3（以下簡稱Kingsdown 案），距今已有23 年之久。此案經過一年的審理，於2011 年5 月25 日做出判決，判決結果一反過去聯邦巡迴法院對於不正行為理論的見解，並在美國引起相當之關注與討論，該判決勢必會成為重要的判決先例，影響不正行為理論未來的發展，其重要性不言而喻。
在美國專利侵權訴訟中，不正行為的抗辯早在1988 年便被形容為「瘟疫4」（plague），原因不外幾乎每件專利侵權訴訟中的被控侵權方除了主張專利不侵權（non-infringement）、專利無效（invalidity）外也會提出不正行為的抗辯，造成法院極大的困擾。從另一個角度來看，不正行為理論在專利侵權訴訟中被頻繁的主張，亦可見其專利侵權訴訟中扮演一定重要的角色。而且不正行為問題是從專利權人申請專利的那一時刻就開始產生，申請人在專利申請程序中對於專利商標局賦予的揭露義務遵守與否，將會直
接導致往後的訴訟中法院認定是否成立不正行為的重要依據。一旦被法院認定專利權人具有不正行為，其法律效果不僅使系爭專利不可執行，可能也會讓相關的專利一同被宣告不可執行，其破壞力之強大不可小覷。
從1977 年1 月1 日到2009 年12 月31 日台灣廠商獲得的美國專利累積數量為94579 件專利，為全部外國人國家中的第5 位5，而且台灣廠商有越來越重視美國專利的趨勢。1999 到2009 年，連續蟬聯10 年，當年度國外國家取得美國專利數第3 名6。台灣廠商擁有這麼多美國的專利，發生專利侵權訴訟的可能性亦大大的增加。近來相當受到矚目的專利訴訟案件為2010 年5 月蘋果電腦控告宏達電侵害其專利，而宏達電不甘示弱對蘋果電腦提出反訴控告蘋果公司侵害其專利7。專利訴訟只要開啟，所牽涉到的利益糾葛不僅僅是訴訟上勝敗所涉及的金額或是禁制令禁止之行為，尚有訴訟外，如商譽或是商業先機等金錢無法估計的利益。
若要在美國提起訴訟，必須對制度的全面瞭解，擬定訴訟策略時才不會掛一漏萬。美國專利法上專利要件的討論，國內已有諸多之討論，但不正行為理論乃美國專利法上獨有之制度8，台灣沒有相同之制度，國內對於不正行為理論之介紹少之又少，也缺乏深入之討論。除了不正行為理論之要件外，對於不正行為從過去到現在的發展、目前不正行為在美國面臨的問題、專利改革法案涉及不正行為之改革與聯邦巡迴上訴法院關於不正行為最新的認定等，都是值得關注的議題。
本文擬先簡單就不正行為理論作介紹，再介紹不正行為理論的要件演變，最後就聯邦巡迴上訴法院在2011 年5 月25 日所做聯席判決Therasense案最新見解做完整的介紹。

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• 智慧財產局刊登日期: 2012/3
• 本網站刊登日期: 2012/6/18