摘要
日本專利局依據日本最高法院（第一小法庭）2011 年4 月28 日有關專利權存續期間延長申請的判決1，修正現行審查基準對專利法第67 條之第1 項第1 款2及第68 條之23的解釋4，修正內容主要在於捨棄先前審查基準依第68 條之2 對第67 條之3 第1 項第1 款的解釋，將「專利發明的實施」僅限於處分對象物（包含醫藥品或農藥）本身的製造、販賣（或輸入）5等行為；而重新定義所稱「專利發明的實施」係指於處分上所有該當於專利發明技術特徵之記載事項所特定的對象物之製造、販賣（或輸入）等行為；當專利發明未記載用途時，則「專利發明的實施」解釋為於處分上所有該當於專利發明技術特徵之記載事項及其用途所特定的對象物之製造、販賣（或輸入）等行為。再者，當專利權存續期間延長申請案件符合下列二要件之一時，即（1）處分對象物的製造、販賣或輸入等行為，不構成得據以申請專利權存續期間延長之「專利發明的實施」行為或（2）申請專利權存續期間延長之「專利發明的實施」，依據先行處分的取得即可解除政令之禁止而被實施時，則該申請延長案件不具有「專利發明的實施有接受第67 條第2 款政令確定的處分之必要」之事項，審查官應依專利法第67 條之3 第1 項第1 款就該申請延長案件發出拒絕審定。
以下分別就本次基準修正源起及重點內容逐一說明如下。
壹、前言
日本專利局自1988 年1 月1 日施行專利權存續期間延長制度，迄今已24 年，依日本專利法第67 條規定，其目的在於補償專利權人因專利發明的實施，必須接受以確保安全性等為目的之法律規定之許可或其他處分，導致有一段時間無法實施專利發明者，其准予延長之專利權期間以五年為限。
根據先行審查實務，專利法第67 條之3 第1 項第1 款所稱「專利發明的實施」，對照第68 條之2 的內容，僅限於處分對象物之有效成分、功能或效果（以下簡稱用途）的製造、販賣（或輸入）等行為。就醫藥品發明專利申請專利權存續期間延長案件而言，若在其依日本藥事法第14 條第1 款取得製造銷售許可證（本件處分）前，與該處分對象物具相同有效成分、用途的醫藥品，已依規定取得製造、販賣許可證（先行處分），縱使先行處分的醫藥品並未落入本件專利發明據以申請專利權期間延長的專利權範圍內，亦即先行處分的取得並未解除本件專利發明的實施必須接受第67 條第2 款政令確定的許可及其他處分之事項6，專利局仍以本件專利發明的實施並無接受第67 條第2 款政令確定的處分之必要，而依專利法第67 條之3 第1 項第1 款作出拒絕審定。長久以來，此項專利審查實務亦經日本智慧財產高等法院維持並運作。
然而，日本智慧財產高等法院於2009 年5 月29 日作出一連串劃時代的判決7，撤銷日本專利局有關專利權存續期間延長申請之拒絕審定，其後最高法院並於2011 年4 月28 日作出確定判決，維持日本智慧財產高等法院所作的撤銷判決。此舉引起日本專利局的高度重視，並於同年5 月16日宣布將配合最高法院判決內容修正專利權存續期間延長申請相關審查基準，其後在10 月24 日公布修正草案內容，並於2011 年12 月28 日正式施行新修正的審查基準。

• 相關連結: https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-5627-7d1774583309401b9183772f69a69493.html
• 智慧財產局刊登日期: 2012/3
• 本網站刊登日期: 2012/6/18