在智慧財產法院民事判決 98 年度民專上易字第23 號中，法院認為既然獨立項是不具進步性，則其附屬項因為只是多了幾何尺度的限制條件，而在未具特別功效之下，該附屬項也當然不具進步性。此看法類似美國的經驗，而揭示了「幾何尺度之不同並不足以構成與引證案組合相比而言之進步性」之法理。本文認為法院的見解是值得支持的。首先，我們不需要鼓勵單純改變幾何尺度的發明申請案提出。其次，把舉證幾何尺度的限制條件是進步性之責任轉給申請人，以減輕審查官的舉證責任。第三，此法理不會阻礙奈米科技的專利保護之發展，因為奈米專利的請求項必然有更多因奈米結構所生之別於習知結構的限制條件，故進步性的特徵仍可尋得。
壹、前言
專利權是一種國家用來獎勵發明人揭露其發明或創作以讓科技知識廣為散佈及應用的制度1。一旦拿到專利權，專利權人可以排除他人使用其發明2。因此，關於獲得專利權應具備的標準不能過於寬鬆，以免造成專利數量氾濫，反而阻礙技術的進步及消費者享受新產品的權益3。
基本上，專利權的授予必須在申請人所提出的發明具備產業利用性、新穎性、進步性及可實施性等要件之情況下為之4。專利審查官必須要引用在專利申請日之前的技術文獻來作為核駁基礎5。特別是針對進步性問題，審查官必須要組合不同的技術文獻來據以核駁6。然而是否針對請求項內的每一個限制條件都要在技術文獻內找到相對應的元件？其並非全然如此。
在 2010 年的9 月25 日於台灣大學法學院院館內，亞洲專利代理人協會台灣總會（Asian Patent Attorneys Association Taiwan Group，以下稱APAA）主辦了一場「專利有效性認定標準研討會」7。在會中，有一位演講者針對智慧財產法院民事判決98 年度民專上易字第23 號提出了批評8。在該判決中，附屬項只比獨立項多了幾何尺度上的限制，而法院在判定附屬項不具進步性時，主要是基於獨立項不具有進步性以及該幾何尺度並未造成功效的增進或顯示突出的技術特徵。該演講者認為雖獨立項不具進步性，但不代表附屬項不具進步性，而獨立項和附屬項的專利有效性應分別認定，故法院在論證有瑕疵。
不過，該判決的特殊性在於獨立項和附屬項的差異只是幾何尺度的限定。是否要因為幾何尺度的限定而多找一份引證文獻來結合以成為核駁理由之基礎，其為值得思考的問題。事實上，美國專利法判例中早已存在相類似情況的判決，而認為幾何尺度的不同並不能使系爭請求項具有可專利性9。
本文除了介紹美國專利法判例以探究幾何尺度之不同與可專利性的議題之外，亦對98 年度民專上易字第23 號判決10（以下稱「98 民專上易23 判決」）進行評論。本文基本上是贊同智慧財產法院的法理演進，而更進一步補充相關的專利審查政策上的論述。

• 相關連結: https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-5557-61407abe7ec94bf0a962c54484813a1b.html
• 智慧財產局刊登日期: 2011.08
• 本網站刊登日期: 2011/12/27