壹、前言
專利制度是保護人類在產業相關技術的創新發明，一件發明的誕生，可能是一人獨力完成，也可能是團隊研發的成果。隨著產業持續發展，新興產業不斷出現，各國受理專利申請數量有增無減，其中相當高的比例是由企業所申請，企業內的團隊研發成為專利活動的主流。尤其現代高科技產業，申請並取得大量的專利是維持公司正常運作的基本條件。公司專利數太少，遭到競爭對手以專利作為武器攻擊時，將無足夠的專利可以反擊。而大量專利及優質專利的取得，若無團隊合作，難竟其功。高科技企業內的專利提案活動幾乎已成為標準作業程序之一，而從發明的產出到提出專利申請，首先要面對專利申請權歸屬的問題。有關專利申請權歸屬的爭議，近年來在我國實務上有增多的趨勢1。本文所要討論的是企業內職務發明的專利申請權歸屬問題。
所謂職務上之發明，是指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明。（專利法第7 條第2 項參照）而「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」（專利法第7 條第1 項）有關職務發明之專利申請權歸屬，在我國常見的情況是，發明人在某公司產出發明的構思或成果後，離職到另一家公司，或自己成立一家公司，再提出專利申請，而引發專利申請權歸屬之爭訟，兩家公司都主張自己有專利申請權。實務上前一家公司以訴訟主張該發明為其在職時職務發明之成功機率不高，因為基於先申請原則，法院常以專利申請日當作認定基準，亦即，若專利申請日是在發明人離職之後，即很難證明該發明為在職時之職務發明2。此種實務造成對積極投入研發的第一家公司頗為不利，其研發費用與時間的投入，最後發明的成果，只因發明人跳槽就被另一家公司所收割。從國家角度來看，極可能降低企業投入研發的意願，難以達成促進產業發展之目的。發明是人類心智活動的產出，一件發明究竟是誰所完成，跳槽的發明人究竟在那一時間點完成發明，在訴訟時是相當難以調查及判斷的。本文將以日本知的財產高等裁判所（智慧財產高等法院，以下簡稱知財高裁）在今年（2010 年）所作出之代表性判例為主，上之參考資料，亦提供國家立法政策上可供思考之方向。
貳、日本有關職務發明之專利申請權規定
日本有關職務發明之專利申請權在特許法的規定與我國並不完全相同。首先，我國的專利申請權，是指得依本法申請專利之權利。（專利法第5 條第1 項）專利申請權人，除本法另有規定或契約另有規定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。（同條第2項）日本相當於我國專利申請權者，稱為「受專利之權利」（特許?受???利，特許法第33 條），受專利之權利原則上為發明人所有3。其次，我國專利法所定義之職務發明與日本職務發明之意義並不完全相同。受雇人職務上完成者自然是職務發明，非職務上但利用雇用人資源或經驗者，在日本仍屬職務發明，我國則認為非職務發明。（特許法第35 條參照）職務發明的專利申請權歸屬，專利法第7 條第1 項規定：「受雇人於職務上所完成之發明、新型、或新式樣，其專利申請權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」我國職務發明的專利申請權歸屬於雇用人，日本則仍屬發明人所有。但是，日本實務上企業都會要求員工簽署工作契約或勤務規則，約定職務發明須讓渡給公司。過去幾年來，有關職務發探討前述問題在日本法院的判決，以提供我國日後在此種訴訟事件上之參考資料，亦提供國家立法政策上可供思考之方向。
貳、日本有關職務發明之專利申請權規定
日本有關職務發明之專利申請權在特許法的規定與我國並不完全相同。首先，我國的專利申請權，是指得依本法申請專利之權利。（專利法第5 條第1 項）專利申請權人，除本法另有規定或契約另有規定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。（同條第2項）日本相當於我國專利申請權者，稱為「受專利之權利」（特許?受???利，特許法第33 條），受專利之權利原則上為發明人所有3。
其次，我國專利法所定義之職務發明與日本職務發明之意義並不完全相同。受雇人職務上完成者自然是職務發明，非職務上但利用雇用人資源或經驗者，在日本仍屬職務發明，我國則認為非職務發明。（特許法第35 條參照）職務發明的專利申請權歸屬，專利法第7 條第1 項規定：「受雇人於職務上所完成之發明、新型、或新式樣，其專利申請權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」我國職務發明的專利申請權歸屬於雇用人，日本則仍屬發明人所有。但是，日本實務上企業都會要求員工簽署工作契約或勤務規則，約定職務發明須讓渡給公司。過去幾年來，有關職務發明讓渡給公司，受雇人能否請求相當對價的問題，有不少訴訟案例4。相當對價的問題並非本文重點，本文重點在於，以工作契約將職務發明讓渡給公司，究竟是在發明完成時就自動讓渡，還是必須個案簽署讓渡書才完成權利移轉的動作。接下來的問題，如果公司就該發明決定不申請專利，則是否可解釋為放棄受專利之權，或解釋為再讓渡給發明人？當發明人離職到另一家公司之後，能否就該發明申請專利？是本文所欲探討之重點。2010 年日本知財高裁對「加工工具」事件之判決，正是此種情況。

• 相關連結: https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-5468-a5c4d6533b88426b8116617cdd520a7f.html
• 智慧財產局刊登日期: 2000.12
• 本網站刊登日期: 2010/4/29