壹、前言
專利制度是保護可供產業利用之創新發明，在各產業領域中，電腦軟體相關發明可說是過去十餘年來變化最多的一項，其變化主要來自軟體產業的蓬勃發展。在變化的歷程中，最重要的是展現在可准予專利的內容逐漸增加，表現在專利申請上，就是預想軟體發明可能的實施態樣而放寬可寫進申請專利範圍請求項的標的及內容，如今接受純軟體的請求項可說是各國的主流做法。然而，發明專利權期間長達二十年，以現在放寬的標準來回顧過去所核准、現今仍有效存在的專利權，當時撰寫周延的請求項如今已不敷保護，此乃過去採較保守的審查基準所致。這些專利在現時點行使權利，也就是主張他人有侵權時，該如何解釋其請求項即產生問題。例如，以電腦程式產品為標的之請求項，如今已廣被接受，但過去所核准的專利，並沒有電腦程式產品請求項，以網路傳輸有專利權之程式時，是否構成侵權？
在美、日、歐三大專利體系中，美國對新興產業通常採取較開放的態度，歐洲與日本對電腦軟體相關發明在一開始則較為保守，後來才逐漸放寬，如今這三大體系在調和化進展下，在專利申請與審查面所用原則並無太顯著之差異。有關歐洲專利局對電腦軟體相關發明的開放歷程已有文章探討1，本文將以日本之演變為主要探討範圍。
以日本為探討範圍的重要意義在於：（1）我國專利制度在法規面有相當多內容參考日本特許法及審查基準。(2）向我國申請專利數量最多的國家中，日本始終居首位，大量以日本專利審查基準撰寫的進口申請案影響了我國的實務。（3）申請專利範圍之撰寫與侵權考量息息相關，而歐洲專利局只負責專利之審查，由歐洲專利局在審查上之案例法無法瞭解其在侵權認定上的態度為何，日本則是從審查到侵權均有完整的修法與實務討論之發展歷程。
貳、特許法有關電腦軟體相關發明的規定
相對於歐洲專利局以判例法建構審查原則，日本對於電腦軟體相關發明的演變在審查面是修正專利審查基準，在侵權面則是修正特許法。以下先就特許法相關規定說明之。
特許法第68 條前段規定：「發明專利權人，專有在事業上實施其專利發明2之權利。」至於何謂實施，則在特許法第2 條第3 項給予法律定義。原本特許法只有分別就物之發明與方法發明定義其實施態樣，基於電腦軟體相關發明與傳統的物及方法均有所差異，為明確起見，乃於平成14 年（2002 年）法律第24 號特許法部分條文修正，將程式也納入第2 條3 項1 款的物之發明，修正後的特許法第2 條第3、4 項如下：
一、物（含程式等，以下同。）之發明，該物之生產、使用、讓渡等（含讓渡及貸渡，其物為程式時,包含通過電氣迴路之提供。以下同。）以及輸入或讓渡之要約（包含為讓渡之展示。以下同。）行為。
二、方法發明，使用該方法之行為。
三、生產物之方法，前款所揭之外，依其方法所生產物之使用、讓渡以及輸入或讓渡之要約行為。
本法所稱「程式等」，指程式（為對於電子計算機，可以得到一結果的組合指令。以下同。）其他供電子計算機處理用之情報的程式準用之。電腦軟體相關發明之專利權人主張權利時，除了直接侵權外，有時只能尋求間接侵權能否成立，日本專利間接侵權是指特許法第101 條「視為侵權」的規定，共有六款：
以下揭示之行為，視為侵害該發明專利權或專用實施權之行為：
一、發明專利為物之發明時，於事業上，對僅用於生產該物所使用之物予以生產、讓渡、貸渡或輸入、或為讓渡等而進行之展示行為。
二、發明專利為物的專利時，在某物（在日本國內廣為流通的物除外）用於生產該物，而且是該發明要解決課題所不可缺少之物的情況下，明知該發明為發明專利、該物是用於實施該發明，仍在事業上，生產讓渡等或輸入、為讓渡等之要約的行為。
三、發明專利為物之發明時，在事業上為了讓渡等或輸出該物所持有的行為。
四、發明專利為方法之發明時，於事業上，對僅用於實施該發明所使用之物予以生產、讓渡等或輸入、或為讓渡等之要約的行為。
五、發明專利為方法之發明時，用於使用該方法之物（在日本國內廣為流通的物品除外），而且是該發明要解決課題所不可缺少之物的情況下，明知該發明為發明專利、該物是用於實施該發明，於事業上，對其生產、讓渡等或輸入、或為讓渡等之要約的行為。
六、專利為生產物之方法的發明時，在事業上為了讓渡等或輸出該方法生產之物所持有的行為。其中第一、四款視為侵權之規定在1959 特許法即已存在，2002年修法增列第二、五款，2006 年再增加第三、六款。
以下就電腦軟體相關發明之請求項撰寫的變化，以及其侵權認定的實務，分階段說明之。第一階段是1997 年以前軟體發明尚不能以獨立的物之請求項撰寫時期，可接受的是方法請求項與裝置請求項；第二階段是1997 年之後，軟體發明可獨立寫成物之請求項，包含電腦可讀取記錄媒體請求項與電腦程式請求項；第三階段則是網路型軟體發明的保護問題，此階段並無法規修改起始年，而是在第二階段發展至請求項記載較完備後，因網路的普及而引發討論，目前仍持續發展中。

• 相關連結: https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-5378-d345aade08364e36aa1f9f22abc36745.html
• 智慧財產局刊登日期: 2010/4
• 本網站刊登日期: 2010/8/2