智慧財產權月刊 268期

44 110.4 智慧財產權月刊 VOL.268 本月專題 營業秘密經濟價值要件的判斷標準—— 以智慧財產法院 106 年民營上更（一）字第 2 號民事判決為例 義在於系爭技術方案與先前技術相比並不相同，而且兩者之間的差異 須達到對該技術方案「所屬技術領域中具有通常知識之人」（ People Having Ordinary Skill In The Art, PHOSITA ）而言，無法以先前技術為 基礎輕易完成該技術方案的程度 38 。但營業秘密法中，對秘密性的要 求僅是「最低程度的新穎性」 39 ，意即只要系爭資訊並非與非一般涉 及該類資訊之人所知或可透過正當方法輕易得知，即可符合秘密性之 要求。 依據專利審查基準之規定， PHOSITA 是「具有申請時所屬技術 領域之一般知識（ general knowledge ）及普通技能（ ordinary skill ）， 且能理解，利用申請時之先前技術之人 40 」。故可推知，專利法中的 PHOSITA 不單純只是營業秘密法定義之「一般涉及該類資訊之人」， 而是除了涉及該類資訊之外，還具備有足夠的知識與技能可以理解及 利用該類資訊完成發明技術方案的人 41 。由此可知，專利法中進步性 的要求係顯然大於「最低程度的新穎性」，故若系爭資訊揭露之技術 方案符合專利法之進步性要求，則可推知該技術方案必然不為「一般 涉及該類資訊之人」所知，具備營業秘密法所要求之秘密性。 2 、「無法預期的功效」不宜作為營業秘密秘密性判斷標準 如上文所述，專利法中進步性的標準顯著高於營業秘密法中的秘 密性（最低程度的新穎性）的標準，故即使「無法預期之功效」似可 作為營業秘密法中秘密性的標準，但營業秘密法對秘密性的要求，其 38 專利法第 22 條第 2 項；同前註，第 2 篇第 3 章 3.2 節 < 進步性之概念 > ，頁 2-3-14 。 39 王偉霖，同註 20 ，頁 70 。本書將一般通稱營業秘密秘密性要件稱為新穎性，並討論其與專 利法中新穎性概念之差異，書中見解可資參考。而將營業秘密法之秘密性與專利法之新穎性 作比較，並認為秘密性可視為最低程度新穎性的見解係來自美國聯邦最高法院在 Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp 案之意見書，請參照 Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp. 416 U.S.470,476(1973) ( “ [S]ome novelty will be required if merely because that which does not possess novelty is usually known; secrecy, in the context of trade secret, thus implies at least minimal novelty .) 。美國營業 秘密實務將最小程度新穎性視為秘密性之下位概念，作為證明系爭資訊具秘密性之證明方法 之一，請參照 : Sharon Sandeen et al., supra note 25, at 84-86 。 40 智慧局，同註 29 ，第 2 篇第 3 章 3.2.1 節 < 該發明所屬技術領域中具有通常知識者 > ，頁 2-3-14 。 41 李素華，進步性判斷之「所屬技術領域中具有通常知識者」 ─ 德國立法例之觀點，專利師季 刊 5 期，頁 38-51 ， 2011 年 4 月。