智慧財產權月刊 268期

110.4 智慧財產權月刊 VOL.268 43 本月專題 營業秘密經濟價值要件的判斷標準—— 以智慧財產法院 106 年民營上更（一）字第 2 號民事判決為例 出 31 ，之後被其他各國普遍引用作為專利進步性的判斷標準。如今美國、 日本及歐洲專利審查基準中也都有相類似的規定 32 。 須注意的是， 2017 年 7 月智慧局修訂專利審查基準，增訂了「肯定 進步性之因素」一節，作為綜合考量申請專利是否具備進步性的因素之 一 33 。其中肯定進步性的因素之一為「有利功效」，意即專利審查委員在 審查發明是否具備進步性時，應主動考量（而非如輔助性判斷因素一般 待專利申請人有提出才考量）判斷申請專利之發明對照先前技術是否具 備有利功效。如是，則可判斷有肯定進步性之因素 34 。而專利審查基準更 明定如果申請專利所具有之有利功效為上述「無法預期之功效」時，得 視為申請專利具有進步性的「有力之情事」 35 。 （二）「無法預期的功效」不宜作為營業秘密經濟價值判斷標準 本案判決中，法官似乎是引用來自專利進步性判斷因素中之「無法 預期之功效」，來作為判斷系爭成分或配方是否具有營業秘密所要求之 經濟價值的標準。然專利與營業秘密係為不同的智慧財產權。專利的進 步性判斷標準與營業秘密的經濟價值判斷標準是否具備可比性而可以互 相引用？本文持否定的見解 36 。理由如下： 1 、「無法預期的功效」似可作為營業秘密秘密性判斷因素之一 營業秘密法所要求的秘密性與專利法所要求的新穎性與進步性之 意涵不同。在專利法中，新穎性的意義為系爭技術方案不能為「申請 前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術」 37 ，意即系爭 技術方案與先前技術（ prior art ）相比不能完全相同。而進步性的意 31 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17-18 (1966) 。 32 美國專利審查基準（ MPEP ）稱為「無法預期之結果（ unexpected result ）」，日本稱為「無法 預測之效果」，而歐洲專利局稱為「無法預期之技術效果」。 33 智慧局，同註 29 ，第 2 篇第 3 章 3.4.2 節 < 肯定進步性之因素 > ，頁 2-3-23 。 34 同前註，第 2 篇第 3 章 3.4.2.2 節 < 有利功效 > ，頁 2-3-24 。 35 同前註。 36 相同見解，謝銘洋，同註 20 ，頁 160 。 37 專利法第 22 條第 1 項；智慧局，同註 29 ，第 2 篇第 2 章 2.2 節 < 新穎性之概念 > ，頁 2-3-2 。