智慧財產權月刊 254 期

109.2 智慧財產權月刊 VOL.254 91 論述 手段（或步驟）功能請求項之審查規範與法院判決的差異探討 的申請案件，美國進一步發展出手段（或步驟）功能請求項，並規範其特殊的解 釋方式，然而運作多年以來，產生諸多爭議，陸續經由法院判決而不斷調整實務 作法，我國多年前引入該特殊規範，實務上亦產生類似問題，主要在於法院判決 與審查規範之差異。 有關本文探討的第一個問題，亦即適用手段（或步驟）功能請求項的起始時 間，由於我國係於 87 年 10 月 7 日公告特定技術領域之「電腦軟體相關發明審查 基準」，因此自該日起僅該技術領域之案件始得適用， 93 年 7 月 1 日起專利法施 行細則第 18 條第 8 項開始施行，相關規定始擴大適用於所有技術領域之案件， 如此始有法源依據。有關第二個問題，亦即手段（或步驟）功能請求項之適用的 條件，對於第 (1) 條件，宜採取我國專利審查基準之較嚴格的明確規定，而非法 院判決所採較寬鬆的彈性判斷，以避免認定標準不一而產生的爭議。有關第三個 問題，手段（或步驟）功能請求項之明確性判斷，只要被認定符合「手段（或步 驟）功能請求項」之條件，說明書中即須揭露執行所述功能之結構、材料或動作， 若未揭露，即不符合請求項之明確性要件，不得再另外認定其為「一般功能請求 項」，而改由通常知識予以解釋，換言之，其標準是以通常知識者之觀點判斷能 否了解「說明書中已揭露對應於請求項所述功能之結構、材料或動作」，而非能 否了解「有任何結構、材料或動作能執行請求項所述功能」，前者判斷的對象是 說明書，而後者判斷的對象則是請求項。 為了改進審查方式的明確性、一致性及可預測性， USPTO 於 2018 年 12 月 20 日公告（ 2019 年 1 月 7 日生效）修正之「符合 35 U.S.C. 112 之電腦實施的功 能性請求項技術特徵的審查」基準 ，對於手段（或步驟）功能請求項之審查，其 中強調只要說明書未揭露對應之結構、材料或動作時，即不符合請求項之明確性 要件。 針對我國導入手段（或步驟）功能請求項後產生的諸多問題，尤其是法院判 決與審查規範出現的差異，我國近年來於審查方式上做出適當因應，其重點在於 探求申請人本意後，始適用相關的嚴格規定，以保障其權益，並進行正確的審查， 日後對於該特殊類型請求項之審查規範及實務，仍有待持續的檢討及調整。 65 Examining Computer-Implemented Functional Claim Limitations for Compliance with 35 U.S.C. 112.