智慧財產權月刊 249 期

38 108.9 智慧財產權月刊 VOL.249 論述 「固有之結果」與「無法預期之結果」的區別及論辯 壹、前言 顯而易見性乃基於事實認定之法律問題，於判斷時，必須考量熟悉該技術者 是否有動機結合相關先前技術引證，以及相關的客觀指標（ objective indicia ） 1 。 於專利審查階段、舉發階段或民事侵權之專利有效性判斷階段，申請專利之 發明若經初步判斷為顯而易見者（不具進步性），則申請人或專利權人可提出「客 觀指標」或「第二層考量」（我國稱「輔助性判斷因素」）的客觀證據予以克服， 然而，依據美國法院的相關判決顯示，於著名的 KSR 案 2 之前，大部分的客觀證 據皆無法成功克服 3 ，於該案之後，情況並無改善，其主要原因是證據不夠充分， 或是過於遙遠而不符合「關聯性要件（ nexus requirement ）」，亦即證據與申請專 利之發明不具關聯性 4 ，雖然如此，法院仍然願意引用或論述客觀證據的證據力， 因為其可避免後見之明，且能支持非顯而易見性。 實務上，於「第二層考量」的幾個因素中，「無法預期之結果」乃支持進步 性之最主要且最強而有力的因素，經常能夠說服法院認定專利之進步性。然而， 一發明的結果，即使是非常顯著，亦可能是該產物或方法的「固有之結果」，因 此，對於申請人提出的「無法預期之結果」，審查人員經常認為是「固有之結果」， 而認定申請專利之發明仍為顯而易見者（不具進步性）。 由於「無法預期之結果」與「固有之結果」二者不易區別判斷，因此於審查 實務上常有爭議，究竟何謂「無法預期之結果」？何謂「固有之結果」？如何正 確論述，乃顯而易見性（進步性）之判斷中的重要課題。本文藉由美國專利審查 程序手冊（ Manual of Patent Examining Procedure ， MPEP ）之規範及法院相關判決， 試圖釐清該問題，冀望提供我國審查實務之參考。 1 Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 839 F.3d 1034, 1047-48, 1051 (Fed. Cir. 2016) (en banc). 2 KSR International Co. v. Teleflex, Inc., (2007). 3 據統計，美國 2004 至 2005 年以「第二層考量」反駁顯而易見性之初步認定者，總計 93 件中 僅有 1 件成立。 4 張仁平，進步性分析中有關「無法預期之結果」的主張及判斷，專利師季刊 34 期， 2018 年 7 月。