智慧財產權月刊 249 期

108.9 智慧財產權月刊 VOL.249 39 論述 「固有之結果」與「無法預期之結果」的區別及論辯 本文首先說明基於「固有性」之核駁的判斷原則，其次說明基於「固有性」 之核駁的態樣，接著說明美國近期兩個有關「無法預期之結果」與「固有之結果」 的論辯案例，最後歸納幾點「無法預期之結果」與「固有之結果」的攻防策略。 為簡化說明，本文對於「所屬技術領域中具有通常知識者／所屬技術領域中 具有通常技術者（ person having ordinary skill in the art ）」，皆簡稱「熟悉該技術 者（ person skilled in the art ／ skilled person ）」。另本文以美國之規範及法院判決 為主，因此「不具新穎性」大多以「可預見性」稱之，而「不具進步性」大多以「顯 而易見性」稱之。 貳、基於「固有性」之核駁的判斷原則 「固有性」或「固有之結果」源自於美國特有的審查實務 5 ，係指請求項中所 述產物或方法之結果，包含特性（ characteristics ）、性質、特徵（ feature ）、功能 或用途等，於先前技術中雖然未明確教示，但是必然存在於先前技術中，其主要 用於可預見性 6 之判斷中，但是亦可用於顯而易見性之判斷中。當申請人為了反駁 審查人員「顯而易見性之初步論點」時，通常主張申請專利之發明具有「無法預 期之結果」，然而該結果可能被認為僅是「固有之結果」，以致於無法克服顯而 易見性之核駁理由。 先前技術引證之明示的（ express ）、隱含的（ implicit ）及固有的（ inherent ） 揭露（ disclosure ），得作為可預見性或顯而易見性之核駁依據 7 ，其中「明示的 揭露」及「隱含的揭露」二者於實務上較為常見，至於較特殊之「固有的揭露」 實務上較具爭議，美國法院的判決指出「先前技術引證之固有的教示，乃事實問 題，將引起可預見性及顯而易見性的情況」 8 。 基於「固有性」之核駁的判斷，可歸納出幾個原則，分述如下： 5 MPEP, §2112, p.2100-113, Rev. 08.2017, January 2018. 6 PCT Article 33(2), “……a claimed invention shall be considered novel if it is not anticipated by the prior art as defined in the Regulations.” 7 MPEP, supra note 5, “The express, implicit, and inherent disclosures of a prior art reference may be relied upon in the rejection of claims under 35 U.S.C. 102 or 103.” 8 In re Napier, 55 F.3d 610, 613, 34 USPQ2d 1782, 1784 (Fed. Cir. 1995).