智慧財產權月刊 246期

14 108.6 智慧財產權月刊 VOL.246 本月專題 新型專利申請案行政爭訟態樣之探討―― 以揭露形式、揭露必要事項及修正明顯超出為中心 補充、修正申請時，應依補充、修正後之說明書或圖式判斷是否滿足形式審查要 件 42 。如於形式審查時通知申請人限期補充、修正說明書或圖式，申請人依指定 期間所為之補充、修正，不受 2 個月期間之限制，仍須判斷申請人所提出之補充、 修正本「是否明顯超出所通知補充、修正之範圍，如有超出範圍者，該補充、修正 本得以違反專利法規定 43 處分不予受理，仍依原申請內容進行形式審查」 44 ，因而 衍生出新型專利形式審查基準對修正之判斷處理有不符合專利法規定之疑慮。正 因如此， 98 年版之新型專利形式審查基準放寬判斷原則，基於形式審查並不判斷 補充、修正後之說明書或圖式是否超出申請時原說明書或圖式所揭露的範圍，故 申請人依指定期間所為之補充、修正與智慧局所通知的事項是否相符，並不進行 判斷，智慧局將依該補充、修正後之說明書或圖式續行形式審查 45 。所以 98 年至 102 年專利法修正施行前，新型專利形式審查實務上，申請人提出修正申請後， 則直接取代申請時檢送的內容，形式審查人員以修正本或修正頁續行審查，惟因 此衍生出修正後之技術內容有明顯超出申請時所揭露之技術內容，卻無法源依據 得以通知申請人修正或不予專利。如果修正明顯超出申請時所揭露之技術內容， 將影響公眾及第三人之權利，為平衡申請人及社會公眾之利益，所以， 102 年專 利法修正施行，將「修正明顯超出」增訂為形式審查不予專利之項目。例如：若 請求項於修正時增加技術特徵，對請求項作進一步限定，而該技術特徵已為申請 時說明書及圖式所支持者，則判斷無明顯超出。反之，若增加申請時說明書、申 請專利範圍或圖式中未明示或隱含之技術特徵，亦即於說明書、申請專利範圍或 圖式中加入新事項、增加申請時未揭露之技術特徵的請求項、變更請求項之標的 名稱及內容等，則判斷為明顯超出 46 。 訴願會 102 年經訴字第 10206106660 號訴願決定之系爭案，以 102 年核駁處 分時之 102 年版 47 新型專利形式審查基準原則判斷，修正時，若增加申請時說明 書、申請專利範圍或圖式中未明示或隱含之技術特徵，亦即於說明書、申請專利 42 93 年版專利審查基準第四篇第一章 4-1-12 頁第 5 節。 43 93 年 7 月 1 日修正施行之專利法第 100 條第 1 項。 44 同註 42 。 45 98 年版專利審查基準第四篇第一章 4-1-18 頁第 4 節。 46 104 年版及 102 年版審查基準第四篇第一章 4-1-14 至 4-1-17 頁。 47 104 年版之新型專利形式審查基準有關修正明顯超出之判斷原則與 102 年版相同。