智慧財產權月刊 234 期

107.06 智慧財產權月刊 VOL.234 123 論述 從 Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc. 案 看美國專利權耗盡原則之最新發展 本案乃聯邦最高法院於 2017 年作成，涉及售後限制契約條款之效力與該原 則適用範圍是否及於美國境外。先前，聯邦巡迴上訴法院指出，基於美國憲法第 271 條（ a ）款，既然專利權人在「一次性使用且不得轉售」條件下出售專利商品， 且買受人清楚地、合法地知悉此情時，其並未因該買賣而授與買受人或其後手轉 賣或再使用權利。準此，系爭轉售與再使用仍構成美國憲法第 271 條專利侵權。 再者，基於聯邦巡迴上訴法院 Jazz Photo 案判決，採取的是國內耗盡而非國際耗 盡立場。 聯邦最高法院從專利權耗盡原則本質出發，指出聯邦巡迴上訴法院前述見解 誤謬，並重新澄清該原則應有內涵與適用範圍。首先，從專利權本質出發，可得 出：一旦專利權人選擇出售或授權製銷專利商品而使之流通進入市場時，專利權 之保護將立即終止。蓋此時專利權人已經回收專利商品上經濟利益。其次，根據 普通法上禁止限制財產轉讓原則，肯認售後限制契約條款將有礙嗣後就該專利商 品之磋商締約。結論上，該售後限制契約條款雖不能訴諸專利法以執行之，卻可 以主張違反契約法加以救濟。 聯邦巡迴上訴法院之所以會作出錯誤判決，是誤解該原則本質所致。該法院 錯誤地將專利權耗盡原則理解為任意規定，亦即「一旦專利權人出售專利商品， 即推定其授權給買受人使用與轉售權利。但專利權人可以以約定保留權利而不授 權」。然而，聯邦最高法院指出，專利權耗盡原則「本質」應是對專利權範圍之 一種「限制」，而非一種附隨於出售專利商品而來的「推定授權」。 最後，本文也提出專利權人將來可能因應之道，作為後續觀察之重點。第一， 專利權人可能藉由將專利權歸屬於其中一子公司後，再由其授權給另一子公司製 造販售，藉此方式實質保有「售後限制使用權」；第二，日後儘量以租賃或其他 交易型態取代買賣，俾防止專利權耗盡。但此法有時失於不切實際；第三，在買 賣或授權契約中加入嚴格契約條件，使買受人或被授權人在違約時，專利權人仍 然保有專利權。