智慧財產權月刊305期

94 113.5 智慧財產權月刊 VOL.305 專利審查實務發展與變革—發明篇 專利法公布80週年特集 美日之擴大新穎性方式,惟其原意僅用於擬制喪失新穎性之判斷35,並 非用於一般新穎性之判斷36,為避免誤解,102年版專利審查基準將「直 接置換」改列於「擬制喪失新穎性」一節37。 2、物之絕對新穎性 102 年版專利審查基準重大修正之一為物之新穎性的認定改採絕 對新穎性概念,亦即不論物質、組合物或物品,如係已知者,則不得 再以其他方式(「用途限定物」38)取得相同物之專利。長期以來我 國化學、醫藥及生技領域案件中有關「組合物」之標的,即使屬習知, 但若以有別於習知之用途限定時,仍有可能被認定具新穎性39,惟此 作法並未適用於機器、設備或裝置等物品標的,因而有差別原則。另 考量此作法並未明定於專利法且與國際上多數規範不符40,因此,審 查基準改採實質上的比對認定,修正為「以用途界定物之請求項,於 解釋請求項時應當參酌說明書所揭露之內容及申請時之通常知識,考 量請求項中的用途特徵是否對所請求保護之物產生影響,即該用途是 否隱含請求保護的物具有適用該用途之某種特定結構及或組成」41。 35 對於技術手段非常相近之兩申請案,若後申請案申請時,先申請案尚未公開或公告,由於無 法以不具新穎性及進步性為由核駁後申請案,僅得以「直接置換」為由認定後申請案擬制喪 失新穎性,因此於擬制喪失新穎性之判斷基準增加「直接置換」之態樣。 36 張仁平,發明專利審查基準之修正與審查實務變革─修訂篇,智慧財產權月刊171 期,頁5455,2013年3月。 37 第二篇第三章專利要件2.6.4擬制喪失新穎性之判斷基準(102年版)。 38 例如「用於⋯⋯的化合物A」、「用於⋯⋯的組成物B」或「用於⋯⋯物品C」。 39 係將限定用途之物的專利權,視為是原始之物的專利權之選擇發明或再發明。 40 如USPTO及CNIPA認為限定新用途之已知物不具新穎性;EPC第54(4)及(5)明文規範 限定醫藥用途之物質或組合物例外認定具有新穎性,詳參張仁平,發明專利審查基準之修正 與審查實務變革─修訂篇,智慧財產權月刊171期,頁51-52,2013年3月。 41 專利審查基準第二篇第一章2.5.4以用途界定物之請求項。

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