60 113.5 智慧財產權月刊 VOL.305 我國專利訴訟制度之演變 —從智慧財產案件審理法新制出發 專利法公布80週年特集 項部分仍存續權利行使之可能性。因此，更正再抗辯主張之際，原則上實際應為 合法專利範圍更正申請之提出是必要的。但若專利權人進行請求項更正申請在法 律上有困難之情形，從公平的觀點，由該等個別情事個別觀察而決定須否要求更 正請求項之申請27。 此次修法參酌日本法院實務見解，肯定民事庭法院就更正再抗辯具有更正合 法性之判斷權限，而於智慧財產案件審理法第43條規範更正再抗辯之處理方式。 亦即當事人依同法第41 條第1 項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，專利 權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者，應向法院陳明依更正後之專利權 範圍為請求或主張。此要件與前揭智慧財產法院於106 民專字第100 號判決所示 提出合法的更正申請之A要件相當。並於第43 條第5 項規定，專利權人未向專 利專責機關申請更正或撤回申請更正者，即不得依更正後之專利權範圍為請求或 主張。但為避免專利權人如因不可歸責於己之事由，致無法向專利專責機關申請 更正者，且如不許更正顯失公平之情形，而於第43 條第2 項明定例外免除專利 權人必需踐行先向專利專責機關申請更正專利權範圍之程序，得逕向法院陳明欲 更正之專利權範圍為請求或主張。此規定與智慧財產法院於106 民專字第100 號 判決已表示：「依智慧局審查實務，對於專利舉發成立之請求項，在行政救濟程 序中，專利權人將無從申請更正，如此一來，專利權人在民事侵權訴訟程序中， 因專利請求項經舉發成立而於行政訴訟救濟程序中，其如欲於民事侵權訴訟程序 提出更正再抗辯，將因智慧局不受理其更正之申請而無從符合上開（A）要件， 易言之，主張更正再抗辯時，確實提出適法之更正，在訴訟上乃屬必要，但是， 在上開所舉例外情形，專利權人即使想提出更正申請，卻於現實上有所困難時， 從公平的觀點，則應本於個別情事原則之理念，個別考量其情形，來決定是否有 必要提出更正程序⋯⋯。」之見解意旨相符。智慧財產案件審理法於第43 條第2 項之修正條文，就此實務所表示之見解，特別予以明文規定：「專利權人因不可 歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平者， 得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張。」使我國民事侵害 訴訟所為更正再抗辯之審理程序，經由實務見解之明文化，更加明確詳細，有助 於當事人之訴訟程序參照運用。 27 同前註。
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzMDc=