113.5 智慧財產權月刊 VOL.305 59 我國專利訴訟制度之演變 —從智慧財產案件審理法新制出發 專利法公布80 週年特集 圍之更正應自行判斷之權限，只是民事庭就該申請專利範圍之更正雖具有自行判 斷之權限，但該自行判斷之結果，若與專利更正案之判斷發生歧異時，參照最高 法院104 年度台上字第407 號判決意旨，似仍可對確定民事判決提起再審，故尚 存在智慧財產案件權利有效性民事、行政判斷雙軌制之衝突問題。 日本實務案例就更正再抗辯之要件事實認有：1. 向專利專責機關申請合法的 訂正申請；2. 該訂正申請要具備訂正要件；3. 依該訂正被告所主張專利無效理由 能被解消；4. 被告被控侵權品落入訂正後專利申請專利範圍24。其中關於要件1 的要求因日本特許法於平成23 年修正，一旦專利權遭無效審判（即專利舉發） 請求後迄至確定，均不能再申請更正之法律規定，則要件1 的要求必要會產生不 適當的情形。因此，在平成23 年後，學說上就更正再抗辯要件原則上而言，要 件1 雖仍有必要，但對專利權人法律上要求其須向專利專責機關申請更正在有困 難之情形，從公平的觀點即不再要求須符合要件1 的條件成為有力說25。日本知 的高等裁判所於平成26 年的判決亦採相同見解26。該判決認專利無效理由的迴避 之更正再抗辯，更正後請求項範圍的記載，為訴訟上的攻擊防禦的對象，其應成 為無歧義明確實屬重要。更正再抗辯主張之際，原則上實際應為合法申請專利範 圍更正申請之提出進行是必要的。若為更正再抗辯之主張而不要求其向專利專責 機關為申請專利範圍之更正將有以下弊害：1. 該更正很可能成為僅限該訴訟的相 對、個別情形，變成就訴訟的每一被告或每一被控侵權品變動更正請求項內容是 很有可能，法律關係被複雜化，對當事人的預測可能性有所妨害；2. 未向專利專 責機關申請更正請求項而對專利無效抗辯主張更正再抗辯如審認成立情形，因為 在訴訟上所主張的更正請求項內容成為事實無制度上的保障，對世而言仍依更正 前的請求項範圍記載存在其專利權。對專利權人而言，一方面就具有專利無效的 部分以更正再抗辯予以排除而得到訴訟利益，另一方面就該具有專利無效的請求 24 東京地方裁判所，平成19年2月27日，平成15年（ワ）第16924号，判例タイムズ1253号， 241－295ページ參見。 25 近畿大学教授／渡辺 森児，特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を 主張しなかったにもかかわらず、その後に特許法一○四条の四第三号所定の特許請求の範 囲を訂正すべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことの許否，私法 判例リマークス58号118－121ページ，2019年2月25日。 26 參見知的財産高等裁判所，平成26 年9 月17 日，平成25 年（ネ）第10090 号，判例時報 2247号，103ページ。
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