58 113.5 智慧財產權月刊 VOL.305 我國專利訴訟制度之演變 —從智慧財產案件審理法新制出發 專利法公布80週年特集 專利範圍）獲准並告確定，亦表示不得於民事侵害訴訟第3 審以此作為主張廢棄 原審判決之理由。未來我國實務就同一議題是否會基上開法律上理由而採相同看 法，值得觀察。 六、明文規範更正再抗辯程序 專利侵害民事訴訟中，被控侵權人主張專利權有應撤銷之原因，專利權人則 抗辯已向專利專責機關提出申請專利範圍之更正，並已向智慧財產法院民事庭陳 明此一事實（即所謂更正再抗辯），則智慧財產法院民事庭就該申請專利範圍之 更正應否加以審酌？亦即該專利侵權民事法院就專利權人所提出申請專利範圍更 正是否符合更正要件之爭點，應否加以判斷？由於該民事爭點在爭訟時程上未必 能等待專利更正案行政爭訟確定後始作判斷，於實務上產生民事訴訟就該更正再 抗辯須否自行加以判斷之問題。關於此問題，於修正前智慧財產案件審理細則第 32 條規定，「關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之 原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請 顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本 案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指 定適當之期日」。依上開規定，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正 後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，該細則僅 規定「應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日」， 究竟智慧財產法院民事庭就該申請專利範圍之更正應否自行判斷，因涉及裁判歧 異問題，向來亦有爭議23。智慧財產法院於106 民專字第100 號判決表示，「基 於衡平理念、訴訟經濟、審理迅速化及避免專利權人權利濫用等理念考量，並參 酌智慧財產案件審理法（含審理細則）立法時所參考之日本法制，從比較法觀點， 歸納專利權人提出更正再抗辯之合法性，至少必須完全具備下述3項要件：（A） 提出合法的更正申請『包含單獨申請更正（訂正審判）或併於舉發程序提出之更 正申請（訂正請求）』；（B）根據該更正結果，將解消被告抗辯的無效事由；（C） 被控侵權產品、方法，落入更正後的專利請求項之技術範圍內。」之法律見解。 從上述判決見解發展，已可見實務案例肯定智慧財產法院民事庭就該申請專利範 23 同前註。
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