113.5 智慧財產權月刊 VOL.305 57 我國專利訴訟制度之演變 —從智慧財產案件審理法新制出發 專利法公布80 週年特集 事後確定之專利權更正案之確定處分，係否定專利權之權利有效性或肯認更正專 利權範圍之合法性，而發生判斷歧異情形時，原作為專利權侵害事件判決基礎之 行政處分即有變更，而具有再審之原因，則專利權人業已受領之損害賠償金，尚 應依不當得利等相關規定返還，自有損公眾對專利權之權利有效性及專利權範圍 之信賴。故而參考日本特許法第104 條之4 規定一併增訂第1 項規定：核准更正 專利說明書、申請專利範圍或圖式之審定處分確定時，當事人不得依民事訴訟法 第496 條第1 項第11 款規定，對於專利權侵害事件之確定終局判決提起再審之 訴。就此爭議，新法同樣亦是以立法方式明文處理智慧財產案件專利更正合法性 民事、行政判斷雙軌制之衝突問題。 關於專利侵害訴訟專利權人於言詞辯論終結前，就專利權無效抗辯並未為更 正再抗辯，而於上訴第3 審時，始向專利專責機關申請更正申請專利範圍（減縮 申請專利範圍）獲准確定，則專利權人能否以更正審定（處分）業已確定，原審 作為判決基礎之行政處分因更正處分而變更，而於該事件上訴第3 審時主張原審 判決違法？就此問題日本學說分別有一律否定說與非一律否定說（依具體限制程 度又分為原則限制說與原則不限制說）之不同見解20。關於此爭議問題日本最高 裁判所於平成29 年7 月10 日判決認除個別情事不可歸責專利權人致未能於事實 審提出以外，即限制更正再抗辯於第3 審作為原判決違法之主張，亦即係採原則 限制說21。其理由為此種於事實審未為更正再抗辯，除有不得已特別情事而無法 於事實審提出以外，嗣後於上訴第3 審始提出更正再抗辯主張，係不當遲延紛爭 解決，參照日本特許法第104 條之3 及第104 條之4 各規定意旨，不許為此種更 正再抗辯作為上訴第3 審之理由22。因此，除了日本特許法第104 條之4 明定就 民事侵害訴訟確定後，嗣後不得再以該專利權遭撤銷，或更正申請專利範圍確定， 據以對民事訴訟提起再審之訴以外。日本實務上就於事實審未為更正再抗辯以解 消專利無效之抗辯，則縱使於上訴第3 審時，再為申請專利範圍更正（減縮申請 20 特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわら ず、その後に特許法１０４条の４第３号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等 が確定したことを理由に事実審の判断を争うことの許否，判例タイムズ1444 号113 －118 ページ，115，2018年3月1日。 21 最高裁判所第二小法廷，平成29 年7 月10 日判決，平成28 年（受）第632 号，特許権侵害 差止等請求事件，最高裁判所民事判例集71卷6號861頁參見。 22 同前註。
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzMDc=