何謂「讓與」?

所謂的讓與,就是智慧財產權人(例如專利權人或專利申請權人)將其權利移轉給受讓人,而由受讓人於其所受讓的範圍內取得出讓人所移轉讓與之智慧財產權。

就我國專利法的規定而言,可以讓與的標的不只是專利權,還包括專利申請權(專利法第六條參照)。因此讓與並不需要在取得專利權之後才可進行,在專利申請前與申請過程中都可以讓與。此外,由於專利為無體財產權,並不像一般的有體物有無法分割的限制,因此讓與也不必一定要將百分之百的權利全部讓與,而可以考慮讓與部份的權利,而與受讓人成立共有關係。

專利申請權人若將其專利申請權讓與給受讓人,就由受讓人取得專利申請權人對該專利申請之權利,而可依法提出專利申請或續行申請。相對的,若專利權人將其專利讓與給受讓人,則由受讓人於受讓範圍內取得專利權人對該專利之所有權利,而成為該專利之專利權人,受讓人自可於法令範圍限制內實施其所受讓之專利權。

由於專利法並未對授權實施的內容有特別之限制,因此專利權人若不願意將其所有的權利都授權給一個特定的被授權人時,專屬授權亦可考慮以銷售區域、時間、產品等不同之事項作區隔,並分別以專屬授權方式授權給不同的專屬被授權人。

另一點值得特別注意的,就是我國專利法第五十九條的登記對抗規定。根據該條規定,專利權人以其專利權讓與他人實施時,非經向專利專責機關(現在為智慧財產局)登記,不得對抗第三人。由於此條規定明文採取登記對抗主義,因此專利受讓於若未經登記,在發生「一權兩賣」的情況時,將無法對抗已經先登記的其他受讓人。例如甲將A專利賣與乙,若乙並未向智慧局辦理專利讓與登記時,甲又將A專利賣給丙,而丙卻先到智慧局去辦理讓與登記時,乙就無法以先受讓而主張應由其取得該專利權。

若要讓與專利,根據專利法施行細則第四十條之規定,應由原專利權人或受讓人備具申請書及專利證書,並檢附讓與契約或讓與證明文件。

何謂「授權」?

授權乃是智慧財產權中最普通,也是最常見的一種利用方式。與「移轉」(transfer或assign)不同之處,乃在於移轉是智慧財產權人(例如專利權人)將其所擁有的權利讓與給受讓人,也就是俗稱的「賣斷」,一旦移轉之後,權利人就不再對該智慧財產權擁有任何的權利。

相對的,授權(license)則是智慧財產權人保留其權利,但是在一定的情況之下,經智慧財產權人同意(約定實施)或在符合法律規定(特許實施,專利法第七十六條)的情況下,被授權人(licensee)於支付一定的對價(權利金royalty)之後,得以在授權範圍之內合法的利用或實施該智慧財產權。
而在智慧財產權實務上,專利授權實施還可依其性質,區分為專屬授權與非專屬授權二類。

所謂專屬授權(exclusive license),就是專利權人在一定時間與地域之內對特定專利只授權被授權人一人實施其專利。若一旦為此種授權,專利權人就不得再授權其他第三人在該特定之時間或地域內實施其專利權,也不得自行實施其專利權。

由於專利法並未對授權實施的內容有特別之限制,因此專利權人若不願意將其所有的權利都授權給一個特定的被授權人時,專屬授權亦可考慮以銷售區域、時間、產品等不同之事項作區隔,並分別以專屬授權方式授權給不同的專屬被授權人。

例如,專利權人甲可以根據地區劃分,而將台灣地區的專利實施權利專屬授權給A公司,將美國地區的實施權利專屬授權給B公司,或將歐洲地區的實施權利專屬授權給C公司。若是以時間作區隔時,例如可考慮對甲公司專屬授權三年,待三年期滿時再考慮是否繼續延長或另行專屬授權給乙公司。若專利權人也數種專利或產品時,亦可考慮將A專利或產品專屬授權給甲公司,而將B專利或產品專屬授權給乙公司。

相對的,非專屬授權(non-exclusive license)則是指智慧財產權人(例如專利權人)在一定區域、時間內,可對同一種專利或產品授權給二位以上的被授權人實施。因此,專利權人可以隨時在同一時間或地區內,對同一專利或產品授權其他第三人實施,或自行實施其專利權。目前,在專利授權實務上,以非專屬授權方式最為常見,例如國內資訊業者與國外專利權人所簽訂的授權合約,幾乎都是屬於非專屬授權。

不過,不論是專屬授權或是非專屬授權,值得注意的一個問題,就是可否以轉授權(或再授權,sublicense)的方式由被授權人以外的第三人實施該專利的問題。一般而言,由於該第三人並非原來授權契約的當事人,因此並不受授權契約的拘束,故原則上授權契約都明文禁止轉授權,或是要求必須先經過專利權人書面同意後方可轉授權,值得專利權人特別注意此問題。

另外一個應注意的問題,就是我國專利法第五十九條對授權明文採取登記對抗主義,因此專利授權於若未經登記,將無法對抗已經先登記的其他受讓人。此種登記對抗原則,在一般非專屬授權影響不大,但是對專屬被授權人則十分重要,例如若專利權人甲將X專利以專屬授權方式授權乙於台灣地區實施,若乙因不知悉法律規定而未能就該專屬授權事項加以登記,而甲嗣後又將該專利台灣地區實施的權利專屬授權給丙,而丙先就該專屬授權事項辦妥登記時,則乙就無法對抗丙,反而會由丙取得X專利台灣地區的專屬授權權利。

若專利權人將其專利授權他人實施,而欲登記此等授權事宜時,根據專利法施行細則第四十二條之規定,應備具申請書敘明授權部分、地域、期間,檢附契約,由當事人連署,向專利專責機關申請登記。若國內業者根據專利法第七十六條之規定申請特許實施時,專利法施行細則第四十六條則要求申請人應備具申請書,敘明理由並檢附詳細之實施計畫書,向專利專責機關申請之。若經專利專責機關特許該申請人實施他人之專利後,特許實施權人,應按年將實施情形向專利專責機關申報。

除此之外,專利法對專利授權還有其他的規定,值得專利權人特別注意。例如專利法第七十九條之標示義務就規定,專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數,並得要求被授權人或特許實施權人為之,其未附加標示者,不得請求損害賠償。

何謂「「技術移轉」?

所謂「技術移轉」( technology transfer ),就是由技術提供者(技術擁有者)透過簽訂技術移轉合約或其他契約的方式,對技術需用者或技術接受者根據約定提供技術、機器設備、技術資料、製程資料或其他資訊與服務,使技術需用者或技術接受者能夠據以實施該等技術。

技術移轉之優點,在於可減少自行研究發展的大量投資、避免錯誤或延誤商機、並可符合技術需用者之需要、節省研發人力與時間,提高技術水準、增加生產力與競爭力,此外還可將有限資源作更有效的利用。當然,透過適當的技術移轉還可以防止侵權訴訟的危險。因此,不論是國內研發單位與企業之間,或是國家與國家之間,技術移轉都是提高技術水準,切入市場,發展商業化產品的最佳方式。

另一方面,對技術提供者而言,則可利用技術移轉控制或擴大既有的市場或相關市場,並可從技術移轉過程中獲取權利金以回收研發之投資。此外,藉由技術移轉,亦可尋求合作夥伴,或切入難以打進的國外市場,或是從技術接受者的使用情形修改自己的技術。如果與投資結合,還可增強競爭力並獲取更高的回收。

因此,技術移轉是一種有利於技術提供者與技術接受者雙方的活動。但是,由於技術接受者往往在獲得技術之後,反而成為技術提供者的競爭對手,尤其是歐美各國因為日本、韓國等國,自歐美大量移轉技術之後,取代歐美技術提供者原有市場之影響,使得技術提供人對於技術移轉較為保守,特別是在尖端科技方面更是如此。雖然如此,國內業者亦不必將技術來源限於歐美或日本等國,還可以從其他國家或地區(例如東歐與俄羅斯等)取得相同或類似的技術。因此,技術移轉之成功,不但要作技術方面之考慮,還要斟酌雙方進行技術移轉之意願,方有可能成功。

另外,就目前國際上所出現的技術移轉類型而言,種類繁多,並無一定的類型,而必須由廠商根據自己實際的需要與個別的狀況決定採行下列所示的某一種或數種的技術移轉類型:

1. 購買機械設備或整廠輸出( turn-key )
2. 購買專門技術或 know-how
3. 授權(包括專屬授權, exclusive license 與非專屬授權, non-exclusive license )
4. 合資( Joint Venture )
5. 利用創投公司投資具有前利的科技公司
6. 策略聯盟( strategic alliance )包括上下游業者之聯盟、生產者與行銷者之聯盟、共同研發聯盟與產業科際整合聯盟等不同類型。
7. 購併( M&A )
8. 對沖協定( offset agreement )(工業合作協定)
9. 產學合作,包括育成中心( incubator )、工業合作計畫( industry liaison program , 例如史丹佛大學之史丹佛工業創新中心)、補助研究計畫(例如 Hoechst A.G. 與麻省總醫院的分子醫學研究計畫)與成立衍生公司等類型。

至於進行技術移轉的步驟與程序,則可以包括下列數個階段,業者應該根據不同的階段採取不同的因應措施:

1. 尋找所需要的技術來源(若技術來源為美國,應特別注意美國的經濟間諜法問題)。
2. 確認技術來源與技術提供者之技術與適法性(通常透過簽訂 NDA,Non-Disclosure Agreement 方能取得相關技術資料的介紹)。
3. 評估所欲引進的技術是否符合需求。
4. 進行技術移轉契約的談判(應結合法律、技術與管理部門)。
5. 簽訂技術移轉契約。
6. 根據技術移轉契約履行。

Q&A
  1. 如何將專利權讓與 ?
    所謂專利權的讓與,係指專利權人將其專利權全部移轉讓與他人,原權利人即喪失其權利,而由受讓人取得專利權人的地位。就是通常我們所稱的賣斷或專利權買賣。專利權讓與宜訂定書面的讓與契約,並至智慧局辦理專利權移轉登記及換發專利證書,因如果沒有登記就不能對第三人主張有該專利權移轉的情事存在。在進行專利權讓與時,宜在專業律師的協助下進行。
    參考資料:專利法第56、59條

    至智慧局辦理讓與登記應準備文件:1.申請書2.讓與契約書3.身分證明4.原發之專利證書5.代理人委任書(非本人親自辦理時)。
    參考資料:智慧局為民服務手冊

  2. 專利讓與的優點為何 ?
    就專利價值的策略而言,有的專利權人會在商品化之前將專利權讓與(賣斷)出去,因如此專利權人不須再投入成本實施專利權的內容,即可馬上獲得利潤,其投入的研發成本可藉此得到回收,並且不必負擔商品化的風險。
  3. 專利讓與的缺點為何 ?
    專利讓與固然有上述優點,但其缺點是對於那些有市場價值的專利而言,一開始就賣斷會使專利權人獲利空間有限。因為商品化後的市場愈大,可以收到的權利金就愈多,如一開始就賣斷,固然可以得到一筆利潤,但畢竟還是有限,因還沒完成商品化之前無法得知專利的市場價值。
  4. 專利需要授權嗎 ?
    專利是國家為鼓勵發展科技,促進社會進步,對符合一定條件的技術或創造,給與該發明者或所有者一定程度的保護,尤其是在商業事務上,使其創造或技術於市場上具有更優勢的地位,進而得到報酬。專利權人可以自行利用其專利,將專利製成商品獲利;也可以將專利授權予他人;或者是除了自己製作之外,也可同時授權出去。授權的優點是容易將專利產品普及化、普遍化,且專利權人本身並不用負擔太多的成本,但同時隨著專利的商品化,專利權人仍然能持續獲利。故除了自製之外,授權也是很好的一個選擇。
  5. 選擇自己經營或授權給他人 ?
    專利權人自行經營專利商品化的優點是可以獨占市場,該專利商品沒有競爭的對手,但缺點是由於是自己進行商品化,資金需自行籌措,專利商品開發市場會較為緩慢,且市場接受度較低。專利授權的優點是減少資金短缺的阻礙,可快速開發市場,專利商品被接受程度較高。
  6. 如何將專利權授權 ?
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    專利權授權是指專利權人將專利授權他人實施,而授權內容可包括製造、販賣、進口、使用或者是其中的部分,視個別的契約內容而定,專利權人仍保有原本之權利,所以授權基本上是讓被授權人處於一個可以使用專利內容而不被專利權人起訴的地位。

    至於授權範圍,可為時間上的限制、地區上的限制或使用態樣的限制等。因此授權並不是將專利權中可授權的內容全部授權出去,譬如對代理商可只授權販賣及進口,對製造商可只授權製造或使用;或對某經銷商只授權在台北販賣,對某製造商授權只能於台灣製造。

    授權時宜訂定書面的契約,並至智慧局辦理專利權授權登記,如無登記則不得對抗第三人(即第三人可以主張該專利權移轉對他不生效力)。

    至智慧局辦理授權登記應準備文件:1.申請書2.授權書3.身分證明4.代理人委任書(非本人親自辦理時)。

    參考資料:專利法第56、59條、智慧局為民服務手冊

  7. 專利授權的優點為何 ?

    專利授權的優點:

    (1) 專利成為實際財富: 對授權人而言,獲得權利金是授權的目的。

    (2) 擴大專利的使用: 除了權利金的收取外,授權給他人也同時有擴大市場版圖的功能。因為畢竟在全球市場的競爭激烈中,光是單靠技術所有人一己之力是很難取得優勢地位。因此,以市場發展的角度而言,授權是規避集中單一市場的風險及擴大市場版圖的重要策略。

    (3) 降低生產成本: 透過與低度開發國家或開發中國家的合作可以充分運用當地廉價的勞工及物資資源以降低生產成本,同時也更增強競爭能力。目前台灣各企業爭相前往大陸設廠就是利用台灣既有的技術與大陸資源結合以取得競爭的優勢。

    (4) 獲取衍生技術: 就技術發展的角度而言,若採取回饋授權( grant back ),授權人更可因此獲取改良技術而節省自己研發或的成本。

    (5) 擴展應用範圍: 就技術應用範圍而言,授權給不同應用得廠商,可使該技術應用於新的領域,從而加速了研發成本的回收。

    (6) 打破貿易障礙: 以國際貿易角度而言,目前尚有多數未開發或開發中國家仍存在保護本身企業的貿易障礙存在。要打破貿易障礙進入特定市場,授權策略是最可行的方法。

  8. 專利授權的缺點為何 ?
    如果市場沒有相對的擴增時,將專利授權出去將會造成強烈競爭性。在市場規模已經無法擴展的情況之下,更多經爭者的加入,只會造成利潤空間的壓縮。
  9. 專利授權的條件 ?
    必需包含專利授權範圍、授權區域、授權期限、權利金收取方式、以及回饋條款等約定。
  10. 專利授權的方式有哪些 ?

    (1) 獨家與非獨家授權
    1.獨家授權契約:授權人僅授權被授權人一人在授權範圍內單獨享有行使專利權的權利與地位。
    2.非獨家授權契約:授權人就相同授權範圍仍保留再授權他人行使的權利。

    (2) 限制授權期間
    授權人可限制授權期間,也可以將授權期間約定至專利權期間屆滿為止。限制授權期間可以視被授權人於已授權期間內,對授權內容的實施狀況,決定是否再繼續授權下去。

    (3) 限制授權區域
    授權人可在授權契約中限制授權區域,譬如授權只能在台灣使用專利權內容。如此可使專利市場化的策略更能靈活運用。

    (4) 授權專利權中的部分內容
    授權的內容可包含使用、製造、販賣、進口,專利權人可以將上述內容全部授權出去,也可以授權一部份。如授權某工廠製造,但不能販賣;授權某經銷商販賣,但不能製造。

  11. 是否有專門處理專利授權的機構 ?
    一般國內企業多是自行處理專利授權事宜,但一般發明人仍可以透過以下管道尋求協助:
    (1) 各發明協會:中華民國發明協會、台灣省發明協會、台北市發明協會、高雄市發明協會。
    (2) 民間企業:華陽中小企業開發股份有限公司、台灣育成中小企業開發股份有限公司、亞太智財科技服務股份有限公司。
  12. 如何評鑑授權對象的資格 ?
    授權對象的適當與否,直接影響到授權之後專利可以廣泛的被使用,並將專利價值有效發揮。適當的授權對象可以有效的將專利運用在商品推廣上,不適當的授權對象則可能導致專利價值降低。因此,在選擇授權對象的考慮因素有二:
    (1) 具備創造與推展市場的能力。
    (2) 具有製造、銷售的能力。
  13. 專利授權與產品銷售有何異同 ?

    專利授權的標的是專利權,產品銷售的標的是產品,專利權的實施、及使用為產品製成的一個階段。專利權基本上是一種無體財產權,並不像商品是有實體的;專利權的授予可限定地區、時間、與內容,也可約定專屬授權或非專屬授權,但產品基本上不能一物多賣。

    專利權之授與應向專利專責機關登記,否則授權人與被授權人之外的第三人,在發生利害關係時,可以主張授權契約的不存在;但在出賣產品的狀況則無此問題。

    參考資料:專利法第59條。

  14. 如何將技術移轉 ?

    技術的繁簡難易有不同的層次,因此其移轉的程序也隨著技術的難易有不同的方式,但一般的技術移轉工作,其必經的程序如下:

    (1) 談判與簽約:技術提供者與技術需要者雙方針對各自的條件做談判會商,相互熟悉對方未來在技術移轉工作方面所具備的實力,並提出各自為達成協議的要求條件、所願意付出的代價、未來執行協議所應有的權利及所應承擔的義務。最後,根據多次談判所獲得的共識,進而簽訂技術移轉合約,做為未來雙方履行權利義務之依據。

    (2) 組織成立工作小組:技術提供者及技術需求者雙方必須指派技術人員、工程師及管理人員共同組織並成立工作小組,負責整個技術移轉工作,確定共同開發新技術產品的製造

    (3) 購置各種製程機器設備:當工作小組確定開發新技術產品的製造流程後,必須積極添置每一製程所需要的機器設備,機器進廠後,再根據製造流程的需要安置在適當的位置,待全部設備安置妥善後即可正式試

    (4) 生產運轉測試:初期試製生產產品的測試工作,必須經由技術提供者協助辦理,在經測試並獲得合格認定後即代表初期試製成功後,則後續的測試工作可交由技術接受者自行負責繼續執行。

    (5) 正式量產:經由雙方各個技術、管理及製造部門的密切配合,不同組織間共同合作發展,只要運轉測試能順利完成,量產工作亦將圓滿達成。技術接受者必須保持新技術開發產品在品質、產能及成本方面的優勢競爭能力,使技術移轉能擴大技術運用的領域,為雙方創造最大的利益,達成技術移轉的目的。

  15. 技術移轉的優點為何 ?
    越來越多的研發專案需要龐大的資本投資,公司與公司之間採行共同合作方式,互相引進技術以平衡自行開發所需投入的龐大資金及縮短研發時間。此外,面對激烈的全球性競爭環境,企業必須尋找合作引進技術,以加速企業的發展。而未開發或開發中國家所需要的技術通常是非常成熟且即將被淘汰的技術,利用過時技術之殘餘價值,對於授權人與被授權人都能互蒙其利。
  16. 技術移轉的缺點為何 ?

    (1) 洩露了營業秘密: 授權人所授權之製造廠商或策略聯盟之成員雖對授權人所授權之營業秘密負有保密的義務,在授權契約中通常也有訂定處罰的條款,唯當授權人之營業秘密的重要性大到足以危害授權人之發展與市場之競爭力時,對外進行授權反而增加了風險。

    (2) 增加競爭者: 對於授權人而言,技術移轉會帶來新的競爭者,被授權人可以在既有的技術基礎上,更快發展出新的技術。如果沒有適當的保護到其商業秘密,再加上沒有繼續研發,則可能會喪失技術的領先地位,進而導致市場的流失。
  17. 技術移轉的方式有哪些 ?

    (1) 技術授權
    只提供技術資訊文件而已,並不保證一定可以順利生產。

    (2) 全套技術移轉( Turnkey )
    全套技術移轉除了提供技術資訊,尚包括關於該技術的員工教育訓練、全套機器的提供、生產線的建立、技術的諮詢、生產之後的前期服務。如該技術擁有專利,則必須包含專利授權在內。

  18. 技術移轉的條件為何 ?

    技術移轉合約內容,一般而言,即一方移轉技術予他方,他方支付代價。技術移轉最重要的是移轉的技術內容,技術內容的移轉有其階段性,隨著所可能牽涉的範圍不同,需要有不同的技術資料提供,及技術支援與服務,所以應要求完整提供該技術之技術資料,及提供訓練或諮詢。

    另外,技術移轉費用的計算也根據提供工作的內容分為前金、收集整理文件資料費用及繳交年費等數種,付款方式與專利權利金一樣;如該技術具有專利,則除了繳交技術移轉費用之外,必須另行支付專利權利金。

    為了避免不必要的法律紛爭,在從事技術移轉時必須注意:

    (1) 以合法取得技術的心態進行技術移轉。
    (2) 選擇適當時間地點洽談。
    (3) 確認合作對象。
    (4) 確認移轉標的。
    (5) 確認技術提供者是否為被授權人,並請其出示授權文件。
    (6) 確認技術移轉方式,雙方權利義務,及技術移轉範圍。
    (7) 確認技術移轉費用項目、權利金比例及付款方式。
    (8) 確認機密文件與非機密文件,並簽署保密合約以確保資訊之歸屬與使用權利。
    (9) 雙方約定新技術回饋條款。
  19. 技術移轉階段 ?

    (1) 人員訓練
    對接受技術移轉方的人員進行關於該技術之教育與訓練。

    (2) 資訊移交
    將該技術的技術資料依契約中所訂的技術清單清點。

    (3) 生產線建構
    協助接受技術移轉方生產線的建立,包括協助機器、原料的取得。

    (4) 協助生產試車
    協助生產線的順利運作,以順利製造出產品。

    (5) 後續服務
    包括該技術的顧問諮詢,困難解決等。