智慧財產權月刊302期

8 113.2 智慧財產權月刊 VOL.302 本月專題 由美國聯邦巡迴上訴法院判決探討美國人工智慧（ AI ） 相關發明之專利標的適格性判斷 壹、前言 人工智慧（ Artificial Intelligence, AI ）技術的發展和運用，正改變著人類的未 來生活，未來 AI 可能作為工具輔助人類創作發明，也可能具有獨立生成發明的 能力，這種情況使得專利法開始面對到許多難題，例如： AI 是否具備專利發明人、 申請人之適格 1 、 AI 相關發明之專利標的適格性判斷、 AI 相關發明之專利三要件 判斷、 AI 相關發明之專利侵權判斷等，專利法及專利審查實務必須因應 AI 技術 發展，適時作出法律解釋及適當調整。 其中，美國專利法第 101 條 2 專利標的適格性（ Patent Subject Matter Eligibility ） 之判斷，自美國聯邦最高法院（ Supreme Court of the United States ，下稱聯邦最高 法院）之 Alice 案 3 和 Mayo 案 4 建立二步驟分析法（下稱 Alice 分析）以來，專 利標的適格性判斷中，第一步驟如何判斷請求項是否指向（ directed to ）自然法 則、自然現象或抽象概念之司法排除事項？以及第二步驟如何判斷請求項是否具 有令請求項顯著超過（ significantly more ）司法排除事項的額外特徵，使其將轉變 為具有進步性概念（ inventive concept ）適格申請標的？對於電腦軟體相關發明申 請人／專利權人及專利實務界造成極大困擾， AI 相關發明為電腦軟體相關發明之 下位分支領域，基本上 AI 相關發明所遭遇的專利標的適格性判斷問題，很大程 度和電腦軟體相關發明所遭遇的專利標的適格性判斷問題是相符的，因此，探討 美國 AI 相關發明之專利標的適格性判斷，必須對美國聯邦巡迴上訴法院（ U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC ）之電腦軟體相關發明及 AI 相關發 1 Stephen Thaler 博士以取名為「 DABUS 」之 AI 為發明人，向歐盟、美國、英國、澳洲、南非 和我國專利局申請專利，除了南非專利形式審查而未處理發明人資格外，其餘國家最終皆認 定專利發明人限於自然人，因「 DABUS 」非自然人，不具有專利發明人資格，我國智慧財產 及商業法院亦於 110 年度行專訴字第 4 號判決維持智慧局對 DABUS 為專利發明人之申請案 「不予受理」之處分。同理，因 AI 為機器，不能行使法律權利、履行法律義務和承擔法律責 任，故學者多認為現行法律制度尚難以承認 AI 可享有法律主體地位，不具有專利申請人資格。 現階段， AI 只被認為是人類用來進行科學研究的工具，就像人類使用電腦或其他設備一樣。 2 35 U.S.C. § 101 Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. 3 Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014) ，判決原文參 見 https://supreme.justia. com/cases/federal/us/573/13-298/case.pdf （ 最後瀏覽日： 2023/07/28 ）。 4 Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66, 75–77 (2012) ，判決原文參見 https://supreme.justia.com/cases/federal/us/566/10-1150/case.pdf （ 最後瀏覽日： 2023/07/28 ）。