智慧財產權月刊287期

111.11 智慧財產權月刊 VOL.287 63 論述 專利申請歷史禁反言與舉證責任分配之探討 壹、前言 在專利侵權訴訟的攻擊防禦中，被控侵權人為證明其未有侵犯專利權之情 事，得主張專利權無效抗辯、時效抗辯、不侵權抗辯以及專利權效力不及等。在 民事訴訟法第 277 條明定「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責 任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。」意謂當事人對於所 提出的主張有提供證據的義務，並負有運用該證據證明所主張之事實或利益成立 的責任，否則將受其主張不能成立的危險，此為一般舉證責任分配原則 1 ，然法 院如認依上述原則分配舉證責任顯失公平者，亦得本諸公平正義原則，妥為分配， 則屬該原則的例外而留有但書規定。 貳、美國法院對於禁反言與舉證責任分配之觀點 美國最高法院於 1997 年 Warner Jenkinson 的判決 2 及 2002 年 Festo Corporation 的判決 3 是關於適用申請歷史禁反言或稱為申請檔案禁反言（下稱禁反言）的兩件 著名案例，該等判決雖然時隔久遠，惟仍深深地影響著專利界。本文重就舉證責 任分配的觀點作說明，簡單回顧二案。 在第一案中，專利侵權訴訟之專利權人 Hilton Davis 擁有一種在特定壓力和 pH 值下通過多孔膜藉由超過濾（ ultrafiltration ）製程以使不純染料過濾後產生高 純度染料的美國第 4,560,746 號專利（ '746 專利，下稱系爭專利）。依申請歷史檔 案，申請時該系爭專利請求項原未界定 pH 值之條件，因審查人員提出一公開了 1 最高法院民事判決 107 年度臺上字第 267 號，「⋯⋯尋繹 89 年 2 月 9 日修正民事訴訟法第 277 條，增設但書規定，乃源於民事舉證責任之分配情形繁雜，僅設原則性之概括規定，未能 解決一切舉證責任之分配問題，為因應傳統型及現代型之訴訟型態，尤以職業災害、公害、商 品製造人責任及醫療訴訟等事件之處理，如嚴守民事訴訟法第 277 條本文所定原則，難免產生 不公平之結果，使被害人無從獲得應有之救濟，有違正義原則。是以受訴法院就某訴訟事件依 一般舉證責任分配原則進行評價，於確認、斟酌其所具有之危險領域理論、武器平等原則、誠 信原則或蓋然性理論等應考慮之因素後，認依一般舉證責任分配原則所分配之舉證責任歸屬， 於某造當事人乃屬不可期待者，即應依民事訴訟法第 277 條但書規定予以調整。」 2 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997). 3 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002).