智慧財產權月刊285期

111.9 智慧財產權月刊 VOL.285 31 本月專題 淺談兩造對審架構下專利爭議案件之審議程序運作（下） ——現行舉發實務對照爾後審議中間決定等之變革 （二）有關更正之審議中間決定與更正再抗辯制度之關聯 修正條文第 77 條第 3 項「專利專責機關認有必要時，得為審議中間 決定」之必要性，依第 77 條第 3 至 4 項修法說明，專利專責機關應考量 有無造成審議基礎之不確定性及是否可提供法院為判決時之事實基礎為 審議中間決定；然司法院於 111 年 6 月 24 日通過「智慧財產案件審理法」、 「智慧財產及商業法院組織法」等修正草案 14 ，修法重點包含：「修正更 正再抗辯制度」制度，明定專利權人主張更正再抗辯時，應先踐行向專利 專責機關申請更正專利權範圍，並向法院陳明依更正後之範圍為請求或 主張，及法院就更正之合法性具有判斷權限，並於裁判前適度表明法律 見解及開示心證 15 。然參酌日本專利訴訟有關更正再抗辯等實務，在日本 民事侵權訴訟中，被告抗辯專利無效，專利權人如為專利更正的再抗辯， 須符合下列要件： 1 、已提出合法且獨立之更正申請； 2 、該更正若被准 許，可排除被告所主張的無效理由； 3 、系爭產品必須落入更正申請專利 範圍內 16 。智慧財產案件審理法修正草案除參酌日本實務見解外，更可例 外免除專利權人必需先向專利專責機關申請更正專利權範圍之情形 17 ；而 我國現行法院於民事訴訟程序中就專利權之權利有效性已具有判斷權限， 倘專利權人原則上已向專利專責機關申請更正，並主張依更正後之專利 權範圍為請求，以排除專利無效事由時，如以法官既具備判斷專利權有 效性之專業能力的觀點，則伴隨著專利權有效性判斷而必須認定之更正 合法性，智慧財產案件審理法修正草案朝向新增法院具有判斷更正專利 權範圍之合法性的權限，關於更正專利權範圍之合法性，既採行司法審 理與行政審議之雙軌制架構，則審議中間決定就考量是否可提供法院為 判決時之事實基礎之修法美意，仍有待觀察爾後更正再抗辯之法院之實 務運作而定。 14 營業秘密強化保護，護國群山安心發展─司法院通過《智慧財產案件審理法》修正草案，司法 院 ， https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-664467-a7323-1.html （ 最後瀏覽日： 2022/07/22 ）。 15 智慧財產案件審理法修正草案總說明第 7 頁九（一）參照。 16 日本知的財產高等裁判所大須賀滋法官，日本專利民事訴訟及行政訴訟，司法周刊第 1693 期， 第 4 版， 2014 年 4 月 25 日。 17 智慧財產案件審理法修正草案修正條文第 44 條第 2 項參照。