智慧財產權月刊 279期

111.3 智慧財產權月刊 VOL.279 45 本月專題 日本更正再抗辯實務研析 之規定 31 ，有關於專利侵權之民事訴訟之更正再抗辯係請求必要說，且僅在更正 申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍不構成權利侵害之情形下，法 院方得審理裁判，此乃基於更正准否之認定屬專利專責機關之職權所在，再者， 我國可提更正之時機，相對日本規定寬鬆，專利權人於舉發審查期間，如有訴訟 案件繫屬中，亦得向智慧局申請更正，且多數皆能優先審查審定，不致延宕民事 訴訟之進行，反觀日本有關更正再抗辯之學理，雖有不同立論基礎；惟就法院實 務運作結果而言，日本法院相對嚴謹，專利權人欲主張更正再抗辯，能獲允認之 機會甚微。 另外，日本特許法第 127 條已明定數種不得申請更正之情形，類似我國專利 法所明定非經全體共有人、專屬被授權人、質權人等之同意，不得為更正之申請， 兩國法制相同。而日本特許法及其相關日本司法判決，並未論及特許法第 127 條 因法律上原因而不能申請更正，認為屬於更正再抗辯之特殊情形，而不用向特許 廳申請更正；日本法院實務上也並未出現屬於第 127 條之情形，不得申請更正， 而法院認可屬於更正再抗辯之特殊情形，不用向特許廳申請更正的判決。因此， 日本特許法第 127 條是否屬於法律上無法向特許廳申請更正而法院也認可屬於更 正再抗辯之特殊情形，亦值得將來更多的關注及研究。 31 關於專利侵權之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財 產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範 圍不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應審酌其更正程序之進行程度，並徵 詢兩造之意見後，指定適當之期日。