智慧財產權月刊 279期

44 111.3 智慧財產權月刊 VOL.279 本月專題 日本更正再抗辯實務研析 根據清水法官的回答及上述近期日本法院相關判決，特別是前述共焦點分光 分析事件 29 法院判決關於向特許廳提出適法的訂正主張的必要性可以得知：主張 更正再抗辯時，如果於法律上可以向特許廳提出適法的訂正主張，目前日本法院 的立場是傾向必須向特許廳提出適法的訂正主張；再者，日本法院實務上並沒有 出現過專利權人因有無可避免的特別情事，以致於法律上無法向特許廳提出適法 的訂正主張時，而法院也認可專利權人可以不必向特許廳提訂正主張的更正再抗 辯之實際法院判決。 參、結論 綜合上述，日本特許法並沒有關於更正再抗辯的明文規定，但由專利侵權訴 訟實務上判決案例發展出更正再抗辯必須具備四個要件：其中要件 1 ：專利權人 已經向特許廳提出適法的訂正主張「包含單獨申請訂正（訂正審判）或併於舉發 （無效審判）程序提出之訂正申請（訂正請求）」，因特許法第 126 條第 2 項規定， 當從無效審判繫屬於特許廳時開始至審決確定為止的期間，專利權人於法律上無 法請求訂正審判，實務上有「訂正請求必要說」、「訂正請求不要說」、「訂正 請求原則必要說」等不同學說及判決實例，由近期的法院判決及知財高院法官回 答關於向特許廳提出適法的訂正主張是否作為更正再抗辯之要件，再參照平成 29 年裁紙機事件 30 最高法院判決：如果有無可避免的特別情事以致於法律上無法向 特許廳提出適法的訂正主張，這時向特許廳提出適法的訂正主張就非必要，但如 果於法律上可以向特許廳提出適法的訂正主張的情形，目前日本法院的立場還是 傾向必須向特許廳提出適法的訂正主張，由近期的前述四個判決可知日本法院對 於專利權人主張更正再抗辯，皆嚴格檢視專利權人是否有無可避免的特別情事以 致於法律上無法向特許廳提出適法的訂正主張，而判決結果是法院也都未認可專 利權人更正再抗辯主張。相對我國制度而言，於智慧財產案件審理細則第 32 條 29 同註 12 。 30 同註 17 。