智慧財產權月刊 279期

111.3 智慧財產權月刊 VOL.279 23 本月專題 淺談兩造對審架構下專利爭議案件之更正制度 ──以美國及德國制度為鑑 表　我國、美國及德國爭議程序比較 舉發爭議之 更正受理單位 舉發爭議審理人員 審議中間決定 審理計畫 我國 智慧局 3 或 5 名技術及法 律審議人員 ○ ○ 美國 USPTO PTAB 3 名專利行政法官 Ⅹ ○ 德國 聯邦專利法院 3 名技術法官及 2 名法律法官 ○ Ⅹ 未來實務運作智慧局將基於何情況或條件認定有必要發動修正草案第 77 條 第 4 項規定之更正審議中間決定，實應再深入分析歸納，一般而言，若系爭專利 無其他案件繫屬於法院者，只要舉發當事人適時提出攻擊防禦方法，並無遲滯延 宕審議程序之進行，理應無必要發動更正審議中間決定；惟若： （一）情況一：系爭專利有審決在先之舉發案（ N01 案）於法院訴訟進行時，又 有後舉發案（ N02 案）於智慧局審議中，專利權人於 N01 案訴訟階段始向 智慧局申請更正，依法該更正案應與 N02 案合併審議，合併審決，此時 N02 案是否有發動更正審議中間決定之必要？ （二）情況二 ：系爭專利有民事侵權訴訟進行中，專利權人為因應民事侵權訴訟 無效抗辯所需，向智慧局申請更正，依法該更正案亦應與 N02 案合併審議， 合併審決，此時 N02 案是否有發動更正審議中間決定之必要？ 草案第 77 條第 2 項「專利專責機關認有必要時，得為審議中間決定」之必 要性，應可參考第 77 條第 4 至 5 項修法說明，智慧局應考量有無造成審議基礎 之不確定性及是否可提供法院為判決時之事實基礎為審議中間決定。 無論情況一或情況二需先衡酌後舉發案（ N02 案）於智慧局審議之進行程度， 若案情已達到可做成審議決定之程度，卻因專利權人申請更正而影響審議程序之 進行，此時有必要發動更正審議中間決定，約束兩造當事人之攻防；惟若後舉發 案（ N02 案）甫提起，案情尚處於補充證據理由，梳理爭點階段，若就該更正為 審議中間決定，將致使該案至審議決定前之期間，專利權人不得再申請更正，舉 發人亦不得提出新理由、新證據或新的證據組合之拘束效果產生，恐損及舉發當