智慧財產權月刊 275期

78 110.11 智慧財產權月刊 VOL.275 論述 從 Booking.com 案論美國商標法對通用名稱之判斷與認定 也因此美國聯邦最高法院在 Booking.com 的決定對傳統通用名稱的認定產生 一定的影響。首先，法院明確擴大主要意義判斷原則的適用範圍，使其可涵蓋通 用名稱與商標通用化兩種類型。其次，則是強化該原則之認定效果，只要消費者 認為系爭通用名稱係表彰特定商品或服務之來源，該名稱就是非屬通用名稱。這 種見解等於改變了商標能力喪失理論的基礎，並對消費者認知採與時俱進的方 式，也等於承認社會與語言變遷的效力，這也可能會影響通用名稱的判斷。 而為確認消費者認知的主要意義為何，最高法院也一改過去對市場調查的嚴 格態度，不但肯定 Booking.com 利用 Teflon 市調法所完成的調查報告，並進而認 為市調可作為認定消費者認知的有利證據，還可對蘊含多種意義的名稱與意義已 隨時間改變的名稱等設計較困難的問題，以明確該等名稱對消費者認知之主要意 義究竟為何。此種發展也將進一步提升市場調查在通用名稱與商標通用化訴訟案 件的運用。 就我國商標法之規定與實務觀察，雖然根據我國商標法第 29 條第 2 項反面 解釋，通用名稱無法取得後天識別性，故無法註冊 83 ，但在「通用名稱 +.com 」 等網域名稱得否註冊等問題上，我國《商標識別性審查基準》第 4.9.4 點卻規定， 「申請人如能檢送相關證據，證明該網域名稱係作為商標使用，且足以使相關消 費者認識其為指示及區別商品或服務來源的標識，可准予註冊」。根據此規定， 我國實務態度和美國聯邦最高法院之見解相符，也就是說，「通用名稱 +.com 」 並非絕對不得註冊，惟應根據使用證據及消費者認知來認定其識別性作為准否註 冊的依據。 但與美國有別者，則是法院對於市場調查之態度仍有所保留，並未發展出類 似美國 Teflon survey 的市調方法，反而委由當事人自行協商處理 84 。因此如何確 認消費者主要意義，似可參酌 Booking.com 案承認特定市調方法，以有效建構具 一致性的認定原則。 83 根據智慧局「商標法逐條釋義」之說明，商標為通用標章或名稱者，並未納入第 29 條第 2 項 得透過使用取得後天識別性之適用，故通用標章或名稱無法透過使用消除其不得註冊之事由， 頁 67 。 84 例如在 TutorABC 控告科見美語的案件中，原審法院係請兩造就市場調查應如何進行始符合「異 時異地隔離觀察原則」表示意見。經原告提議，被告同意後，再由法院發函中華徵信所請其進 行市場調查時應以原告所述之異時異地隔離觀察之方式進行市場調查。智慧財產法院 104 年度 民著上易字第 12 號判決參照。