智慧財產權月刊 244期

108.4 智慧財產權月刊 VOL.244 93 論述 商標通用化的判斷標準 壹、前言 僅由所指定商品或服務之通用標章或通用名稱所構成者，不得註冊為商標， 我國商標法第 29 條第 1 項第 2 款定有明文。又商標已成為所指定商品或服務之 通用標章、名稱或形狀者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法 第 63 條第 1 項第 4 款亦有明文。是以，商標除了在申請當時，已經是相關公眾 在特定商品或服務上所使用的通用名稱，因為不具有識別來源的功能而不能獲准 註冊外，縱使是在商標已經合法獲准註冊後，嗣後變成特定商品或服務的通用名 稱，任何第三人仍得申請廢止該註冊。 因此，通用名稱不能作為商標這點，毫無疑問。但有疑問的是，一個原本具 有識別性的商標，在獲准註冊後，如何才能判定該商標在註冊後已經變成商品或 服務的通用名稱？其標準為何？ 本文擬先介紹去年美國聯邦第九巡迴上訴法院在 ELLIOTT v. GOOGLE, INC. 案中的見解，釐清美國法院對於判定商標通用化的標準，繼而探究我國法院於相 關案例中所揭櫫之判準。 貳、美國 ELLIOTT v. GOOGLE, INC. 案例介紹 1 一、案例事實 在 2012 年 2 月 29 日到 3 月 10 日之間，原告 Chris Gillespie 把「 google 」這 個字當作網域名稱的一部分，申請並取得了共 763 件網域名稱（下稱「系爭網域 名稱」）的註冊，每個域名都以 google 搭配了其他特定品牌、人名、或產品名稱， 例如 「 googledisney.com 」 、 「 googlebarackobama.net 」 及 「 googlenewtvs.com 」。 被告谷歌公司（ Google, Inc. ）反對這些網域註冊並且很快地向有權處理網域 爭議的 National Arbitration Forum （ NAF ）提出申訴。谷歌公司主張這些網域註冊 違反了規範註冊人使用網域及網域侵權（通稱為網域蟑螂）的網域爭議處理規則 （ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ）。具體來說，谷歌公司主張 1 Elliott v. Google, Inc., 860 F.3d 1151 (9th Cir. 2017).