智慧財產權月刊 244期

48 108.4 智慧財產權月刊 VOL.244 本月專題 我國金融機構專利申請案准駁分析與建議 建議金融機構申請人在說明書中，對於金融、商業領域的特殊名詞盡可能給 予明確定義，否則資訊領域的審查人員可能會認為意義不明確，而造成審查過程 的波折。 如前面對於標的適格性的分析所述，金融機構對於技術手段的描述常會過於 粗略或上位，從這個角度來看，應該很容易違反「電腦軟體相關發明審查基準」 的規範，但實際上，這類案件往往也不會使用太特殊的軟硬體，對於審查人員而 言，大多屬於申請時之通常知識，依說明書中的簡略記載即足以瞭解其內容，並 據以製造及使用，這時就不是「無法據以實現」的狀況，而是牽涉到「新穎性」、 「進步性」的問題。 由於發明專利要保護的是利用自然法則之技術思想之創作，若申請人只著重 於非技術的描述，可能會被認為不符合發明之定義，或因未明確且充分揭露而無 法據以實現，或是技術手段被當作申請時之通常知識而難以具備進步性。因此， 建議申請人在說明書除了非技術的描述外，盡量多描述技術手段、技術問題、技 術功效等內容，以避免被認定無法據以實現，且能增加具進步性的機會。 肆、結論 綜合上述分析，可歸納出幾點結論及建議，提供我國金融機構或相關行業， 在專利布局或其產業技術發展之參考。 根據以上分析，可看出部分金融機構所申請的發明專利申請案被認定不具專 利要件，其中以「進步性」、「發明定義」及「可據以實現」之核駁比例較高且 較值得探討。 關於「進步性」，申復理由常因為「推論過程有誤」而被核駁。關於這個問題， 應是因為在推論的過程中所包含的抽象概念，例如：通常知識者、習知技術、非 有無法預期的功效等，審查人員及申請人認知有所差異，因此建議申請人除了消 極地否認審查意見所認定的理由並主張申請案具進步性外，還可以積極地在申請 案的說明書或申復理由書中，提供適當的先前技術，例如：與申請案有關的專利