智慧財產權月刊 243期

108.3 智慧財產權月刊 VOL.243 89 論述 商標權人行使損害賠償請求權之舉證責任 ――區分商標侵權使用與維權使用為基準 壹、前言 中國大陸商標法第 64 條第 1 項規定，註冊商標專用權人請求賠償，若被控 侵權人以註冊商標專用權人未使用註冊商標提出抗辯，人民法院可要求註冊商標 專用權人提供此前 3 年內實際使用註冊商標證據。註冊商標專用權人不能證明此 前 3 年內實際使用過該註冊商標，亦不能證明因侵權行為受到其他損失者，被控 侵權人不須承擔賠償責任。然我國商標法採先申請先註冊主義，維權使用並非請 求侵害商標之損害賠償要件，倘被控侵權行為人未主張商標有廢止事由時，法院 不得要求商標權人提出 3 年內實際使用註冊商標證據，因該舉證負擔，不符合我 國商標法之註冊保護主義。倘被控侵權行為人於訴訟進行中主張註冊商標有廢止 事由時，商標權人不能證明有實際使用商標，且不能證明因侵權行為受到其他損 失者，商標權人將受敗訴之不利益，此為加重商標權人之民事舉證責任，除未盡 保護商標權之立法目的外，亦促成商標侵權之發生。 貳、侵害商標之成立要件 商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權（商標法第 35 條第 1 項）。 是以商標權之範圍，及於商標權人經註冊指定之商品或服務，此為商標權之積極 專用權，其為商標獨占使用權。除商標法第 36 條規定不受他人商標權效力之情 形外，使用商標者應經商標權人同意，此為消極之排他權，並擴及有致相關消費 者混淆誤認之範圍（商標法第 35 條第 2 項）。侵權行為人不論直接侵害或間接 侵害商標，商標權人均得對侵權行為人主張禁止侵害請求權、銷毀侵害物請求權 及損害賠償請求權（商標法第 68 條至第 70 條）。商標權人主張其商標權受他人 侵害， 提起商標侵害之民事訴訟時，應於民事起訴狀載明商標權及受侵害之商品 或服務範圍，並提出權利證明文件、侵害商標之類型、請求權基礎及損害計算等 攻防方法。被告為免除負侵權行為責任，除否認有原告所控訴之侵害商標權行為 外，通常會抗辯商標權之有效性、商標權受限制、損害賠償額計算、損害賠償請 求權已罹於時效等爭點。職是，除被告有抗辯原告之商標，有商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定， 3 年未使用之廢止事由，原告無庸提出 3 年內實際使用註冊商標 之證據 1 。 1 林洲富，商標法案例式，頁 175-176 、 183 ，五南圖書出版股份有限公司， 2016 年 3 月 3 版 1 刷。