智慧財產權月刊 242期

94 108.2 智慧財產權月刊 VOL.242 論述 淺談 3D 生物列印之專利權保護――以美國法專利適格性為中心 肝臟與人類自然的肝臟有何顯著不同；若該發明為 3D 生物列印所用的生物材料， 而內含有幹細胞，則可以在專利請求項中多加說明其材料的成分和僅有天然的幹 細胞有何差異。若系爭專利請求項和其指向的自然的或天然的物質並無顯著的結 構上或功能上之不同，則檢驗流程即會從步驟 2A 進入步驟 2B 。 而於步驟 2B 中，須判斷請求項中是否有額外的要件足夠使請求項有意義地 不只是一個法定不予專利項目，而轉換為具有專利適格性之標的，即判斷該專利 的請求項是否符合「顯著超過」要求，若符合，則系爭專利具有專利適格性。因 此，專利申請人欲使其 3D 生物列印技術具有專利適格性，亦可多加著墨於此。 於 USPTO 2014 專利標的適格性指南中，羅列許多判例法上符合「顯著超過」要 求的情狀，較適用於生醫發明的情狀如：轉換一個特定物品使其到達另一個態樣； 對該請求項範圍加入非習知的、非常規的、非慣用的限制條件，或加入非常規的 步驟將請求項限制至一個特定的、有益的應用；其他並非僅僅是將法定不予專利 項目連結至特定科技領域之有意義的限制。而未達到「顯著超過」要求的情狀如： 僅是概括性地附加於產業中習知的、常規的、慣用的活動在法定不予專利項目上； 於法定不予專利項目加入毫無意義的、不重要的額外解決問題之動作；純粹將法 定不予專利項目之應用與特定科技領域連結。於美國判斷專利適格性的判決實務 中，法院通常將有爭議的專利請求項的文字分為數個要件，再針對每一個要件綜 合判斷其是否符合「顯著超過」要求 56 。舉例而言，若請求項中的要件對該請求 項範圍加入非習知的、非慣用的、非常規的或其他有意義的限制條件，系爭請求 項便較有可能轉換為具有專利適格性的標的。若發明人於申請專利時，未另外於 請求項中加入非常規的、非慣用的或其他有意義的限制，則系爭專利請求項很有 可能會被認定無美國法上的專利適格性。 由於 3D 生物列印之發明通常會涉及自然法則及自然現象等法定不予專利項 目，因此 3D 生物列印相關發明的發明人在構想其發明時，須特別留意自己的發 明是否會落入不具專利適格性的範疇。而發明的內涵即體現在其專利請求項的文 字之中，若於專利請求項中僅對發明內涵簡單描述，而未描述其申請專利保護之 發明與法定不予專利項目有何顯著不同的特徵，可能會使該發明不具專利適格 56 可參考 Apple Inc. v. Ameranth Inc, 842 F.3d 1229 （ 2016 ），法院對於系爭專利請求項的要件是否 符合「顯著多於」要求有十分細膩的論述。