ISSN：2311-3987 智慧財產權月刊 311 中華民國113年11月 經濟部智慧財產局 編製 本月專題 化學類專利記載要件審查案例探討 化學類專利記載要件審查案例探討 （上）――以請求項中使用商標或 商品名稱為例 化學類專利記載要件審查案例探討 （下）――以請求項表現方式為例 論 述 初探歐盟工藝品與工業產品地理標 示保護法
中文目錄 01 英文目錄 02 稿件徵求 03 編者的話 04 本月專題— 化學類專利記載要件審查案例探討 化學類專利記載要件審查案例探討 （上）──以請求項中使用商標或 商品名稱為例 林峯州 06 鄭詠文 鍾文正 化學類專利記載要件審查案例探討 （下）──以請求項表現方式為例 鄭詠文 30 林峯州 鍾文正 論述 初探歐盟工藝品與工業產品地理標 示保護法 趙化成 52 附錄 72 刊 名：智慧財產權月刊 創刊年月：民國88年1月 出刊日期：民國113年11月1日 出版機關：經濟部智慧財產局 發 行 人：廖承威 總 編 輯：何燦成 副總編輯：高秀美 編審委員： 謝曉光、李清祺、張睿哲、 胡秉倫、洪盛毅、何燦成、 周志賢、傅文哲、徐嘉鴻、 謝敏哲、謝裕民、賴炳昆、 陳麒文、莊智惠、劉真伶、 陳宏杰、高嘉鴻、林怡君、 魏紫冠、高秀美 執行編輯：謝麗玉、史浩禎 本局網址：http://www.tipo.gov.tw 地 址： 10637 臺北市辛亥路 2段185號3樓 徵稿信箱：[email protected] 服務電話：（02）23766133 傳真號碼：（02）27373183 GPN：4810300224 ISSN：2311-3987 第311期 中華民國113年11月號 智慧財產權月刊
Table of Content （Chinese） 01 Table of Content （English） 02 Call for Papers 03 A Word from the Editor 04 Topic of the Month ─ Case Studies on Written Description Requirements for Chemical Patents Case Studies on Written Description Requirements for Chemical Patents (Part 1) – Using the Trade Mark or Trade Name in a Claim Feng-Jou Lin 06 Yong-Wen Cheng Wen-Cheng Chung Case Studies on Written Description Requirements for Chemical Patents (Part 2) - Expression Techniques of Claims Yong-Wen Cheng 30 Feng-Jou Lin Wen-Cheng Chung Papers & Articles The Introduction of the EU Regulation on GIs Protection for Craft and Industrial Products Hua-Cheng Chao 52 Appendix 72 Issue 311 Nov 2024 Intellectual Property Rights Journal First Issue: January 1999 Published Date: November 1, 2024 Publishing Agency: TIPO, MOEA Publisher: Cheng-Wei Liao Editor in Chief: Chan-Cheng Ho Deputy Editor in Chief: Hsiu-Mei Kao Editing Committee: Hsiao-Kuang Hsieh; Ching-Chi Li; Jui-Che Chang; Ping-Lun Hu; Sheng-I Hung; Chan-Cheng Ho; Chih-Hsien Chou; Wen-Che Fu; Chia-Hung Hsu; Miin-Jer Hsieh; Yu-Min Hsieh; Ping-Kun Lai; Chi-Wen Chen; Chin-Hui Chuang; Chen-Lin Liu; Jeffrey Chen; Chia-Hung Kao; Yi-Chun Lin; Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao Executive Editor: Li-Yu Hsieh; Hao-Chen Shih TIPO URL: http://www.tipo.gov.tw/ Address: 3F, No.185, Sec. 2, Xinhai Rd., Taipei 10637, Taiwan Please send all contributing articles to: [email protected] Phone:（02）23766133 Fax:（02）27373183 GPN：4810300224 ISSN：2311-3987 Intellectual Property Right Journal
113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 3 稿編件者徵的求話 智慧財產權月刊 智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國88年 1月創刊起，係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智 慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包 括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及IP業界等專業人士。 本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究 發展司」唯二法律類優良期刊之一。 本刊自103年1月1日起，以電子書呈現，免費、開放電子資源與全民共享。 閱讀當期電子書： https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/Bookcases/BookcasesList.aspx?c=11 稿件徵求：凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利 趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、產業發展及政策探討等著作， 竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200元，超過10,000字每千字600元，最高領取 15,000元稿酬，字數4000~10,000字（不含註腳）為宜，如篇幅較長，本刊得分 期刊登，至多20,000字（不含註腳）。 徵稿簡則請參： https://pcm.tipo.gov.tw/pcm2010/PCM/resources/document/contributionsrule.pdf 徵 稿
4 113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 編者的話 編者的話 發明專利權範圍，以申請專利範圍為準；申請專利範圍之記載是否適切，對 於專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義。專利審查 實務上對於記載要件有明確性要求，化學類之物或方法專利，關係到化學反應， 不明確的表達或用語，更可能導致整體結構、性質的改變，產生不同之功能、用 途，若依說明書之記載，並參酌申請時之通常知識，認定請求項不明確，亦可能 導致請求項無法為說明書所支持，或導致申請專利之發明違反可據以實現要件。 為避免申請專利範圍產生疑義，審查實務上對其記載要件之判斷是申請人及專利 從業人員相當關心的課題，值得深入探討。本期特別以「化學類專利記載要件審 查案例探討」為專題，提出「化學類專利記載要件審查案例探討」（上）（下） 2 篇文章，以化學類專利為核心，就我國與五大專利局相關的專利審查規範及案 例進行整理與研究。此外，本期另有「初探歐盟工藝品與工業產品地理標示保護 法」之論述。以下就本期專題及論述簡介如下： 專題一由林峯州、鄭詠文、鍾文正所著「化學類專利記載要件審查案例探討 （上）—以請求項中使用商標或商品名稱為例」，鑑於化學類技術的創新，常 藉由添加商品組成分以再研發，本文整理我國與五大專利局有關請求項中使用商 標或商品名稱的專利審查規範及案例，探究各界審查實務的異同，藉以釐清化學 類專利記載要件的判斷邏輯與基準。
113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 5 編者的話 專題二由鄭詠文、林峯州、鍾文正所著「化學類專利記載要件審查案例探討 （下）—以請求項表現方式為例」，基於化學類專利與其他類別專利之技術特 徵的態樣不同，進行該類專利申請時，專利範圍的表達與用語至關重要，本文就 我國與五大專利局有關化學類專利不符合記載要件之審查案例及相關規定進行分 析，期使提升專利案件的整體品質。 論述由趙化成所著「初探歐盟工藝品與工業產品地理標示保護法」，歐盟工 藝品與工業產品地理標示保護法（CIGIR）已於2023 年11 月16 日正式生效，並 將自2025 年12 月1 日起全面施行，使歐盟的地理標示保護法制漸趨完備，本文 簡要介紹CIGIR規範重點，並就該法的特色及未來挑戰，提出個人見解。
6 113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 本月專題 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ————以請求項中使用商標或商品名稱為例 林峯州*、鄭詠文**、鍾文正*** * 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。 ** 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。 *** 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官兼科長。 本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。 壹、前言 貳、我國有關使用商標或商品名稱專利審查基準 參、專利五大局有關請求項中使用商標或商品名稱專利審查規範 一、中國大陸國家知識產權局 二、歐洲專利局 三、日本特許廳 四、韓國智慧財產局 五、美國專利商標局 六、小結 肆、有關請求項中使用商標或商品名稱的案例探討 一、我國智慧財產局審查不符記載要件案例 二、專利五大局審查不符記載要件案例 伍、結語
113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 7 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 本月專題 摘要 發明專利權範圍，以申請專利範圍為準；申請專利範圍之記載是否適切，對 於專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義。專利審查 實務上對於記載要件之明確性要求，目的為使法律關係安定。因此對於符合明確 性的請求項，一方面可使公眾得自由使用現有技術，一方面能對專利權人提供明 確有效之保護範圍，以明確之文字界定專利權範圍，以使公眾知所遵循，以免構 成侵權。 化學類技術的創新，常藉由添加商品組成分以再研發，例如使用商業化觸媒 或由已知的商品作為反應物以進行各種化學反應，抑或引用商業儀器進行分析檢 測。為了深入了解化學類專利記載要件的審查實務，本文整理我國與專利五大局 有關請求項中使用商標或商品名稱之專利審查規範，並藉由蒐集相關不符記載要 件的案例，就我國與專利五大局審查實務上對於記載使用商標或商品名稱之請求 項進行研析，期能使相關專利從業人員釐清化學類專利記載要件的判斷邏輯與基 準，共同提升專利案件的整體品質。 關鍵字：記載要件、明確性、化學類專利、審查案例、商標、商品名稱 Written Description Requirements、Clarity、Chemical Patents、Case Studies、Trade Mark、Trade Name
8 113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 本月專題 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 壹、前言 「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準；申請專利範圍中之記載是否適切， 對於專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義」1。申請 專利範圍對於記載要件規定為「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括 一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支 持2。」又請求項應明確，指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記 載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內 容，即可明確了解其意義，而對其範圍不會產生疑義。 對於化學類專利之發明與其他技術類之專利案在技術的本質上有些差異，例 如請求項所載之技術特徵如以純物質為申請標的時，應以化學名稱或分子式、結 構式界定；若無法以化學名稱、分子式或結構式界定時，得以物理或化學特性界 定3。化合物請求項，原則上化合物之名稱應當按通用的命名法來命名，不允許 使用商品名或者代號，化合物之結構必須明確4。 化學類技術的創新，常藉由添加商品組成分以再研發，例如使用商業化觸媒 或由已知的商品作為反應物以進行各種化學反應，抑或引用商業儀器進行分析檢 測。因此化學類專利申請案中常於發明說明書的實施方式等段落以記載商標或商 品名稱方式表示物的材料或設備種類作為實施與比較。我國專利審查基準亦對於 商標、商品名稱有相關規範：「應避免使用註冊商標、商品名稱（trade name）或 其他類似文字表示材料或物品；若必須使用時，應註明其型號、規格、性能及製 造廠商等，以符合可據以實現要件」5。 實務上，化學類的專利申請案不僅會於說明書中使用商標或商品名稱表示， 也有可能會出現在請求項中以商標或商品名稱界定物之材料或設備之種類。當申 請人以商標或商品名稱界定物之材料或設備種類申請專利時，商標或商品名稱對 1 我國專利審查基準，第二篇第一章第2.1節，2024年版。 2 我國專利法第26條第2項。 3 我國專利審查基準，第二篇第一章第2.3節，2024年版。 4 我國專利審查基準，第二篇第十三章第4.2.1.1節，2024年版。 5 我國專利審查基準，第二篇第一章第1.4節，2024年版。
113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 9 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 本月專題 其請求項之範圍是否產生疑義，請求項中使用商標或商品名稱是否明確，為一值 得探討的議題。 本文先整理我國與專利五大局有關請求項中使用商標或商品名稱有關的專利 審查規範，並藉由蒐集相關不符記載要件的案例，就我國與專利五大局審查實務 上對於使用商標或商品名稱之請求項進行研析，以期能釐清疑問。 貳、我國有關使用商標或商品名稱專利審查基準 我國專利法或專利法施行細則雖未針對有關使用商標或商品名稱記載於摘 要、說明書、申請專利範圍或圖式進行規範，然而我國經濟部智慧財產局（TIPO） 所訂定專利審查基準對於註冊商標、商品名稱之記載有以下規範： 「說明書中⋯⋯，應避免使用註冊商標、商品名稱（trade name）或其他類似 文字表示材料或物品；若必須使用時，應註明其型號、規格、性能及製造廠商等， 以符合可據以實現要件6。」 「發明名稱應簡明表示所申請發明之內容，不得冠以無關之文字，其應記載 申請標的7。」及「對於『發明名稱』欄所指定方法或物品名稱冠以無關文字之 刪除。例如冠以商標、商品名、人名、地名等專有名詞或宣傳性效果之敘述等名 稱，而刪除該無關之文字者，應認定未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式 所揭露之範圍8。」 「化合物請求項，原則上，化合物之名稱應當按通用的命名法來命名，不允 許使用商品名或者代號，化合物之結構必須明確，不能用含糊不清的用詞9。」 6 我國專利審查基準，第二篇第一章第1.4節，2024年版。 7 我國專利審查基準，第二篇第一章第1.2.1節，2024年版。 8 我國專利審查基準，第二篇第六章第4.1.1.1節，2024年版。 9 我國專利審查基準，第二篇第十三章第4.2.1.1節，2024年版。
10 113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 本月專題 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 因此，我國專利審查基準所規定之內容，僅針對說明書有關於註冊商標或商 品名稱之記載有具體規範，對於請求項中是否可使用註冊商標、商品名稱，僅於 專利審查基準第二篇第十三章「醫藥相關發明」有規定：化合物請求項中之化合 物之結構必須明確，不允許使用商品名或者代號。 據此我國於專利法、專利法施行細則或專利審查基準中，除了對化合物之結 構的界定方式有較明確的規範外，對於請求項中之物是否可使用註冊商標、商品 名稱表示，尚未有嚴格限制規範。 參、 專利五大局（The Five IP Offices, IP5）有關請求 項中使用商標或商品名稱專利審查規範 以下依序參諸專利五大局針對請求項中使用商標、商品名稱記載要件的專利 法規或審查基準等相關規範，分析其異同之處。 一、中國大陸國家知識產權局（CNIPA） CNIPA關於商標、商品名稱的記載要件有以下規範： 針對發明的名稱，不得使用人名、地名、商標、型號或者商品名稱等，也不 得使用商業性宣傳用語10。針對說明書：說明書中無法避免使用商品名稱時，其 後應當註明其型號、規格、性能及製造單位，且說明書中應當避免使用註冊商標 來確定物質或者產品11。對於「化合物申請專利範圍」之審查，化合物請求項應 當用化合物的名稱或者化合物的結構式或者分子式來表徵。化合物應當按通用的 命名法來命名，不允許用商品名稱或者代號；化合物的結構應當是明確的，不能 用含糊不清的措詞12。CNIPA並於2011年所訂定「審查操作規程－實質審查分冊」 中之（1.3.2 說明書中的商標或商品名稱）13 段落載明：在說明書中僅使用商標或 10 CNIPA專利審查指南，第二部分第二章第2.2.1節，2023年版。 11 CNIPA專利審查指南，第二部分第二章第2.2.7節，2023年版。 12 CNIPA專利審查指南，第二部分第十章第4.1節，2023年版。 13 CNIPA審查操作規程－實質審查分冊，第二章第1.3.2節，2011年版。
113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 11 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 本月專題 商品名稱表示發明中涉及的產品或物質的，所用商標或商品名稱應當在申請日之 前具有已知的確切技術含意，否則會導致所屬技術領域的技術人員無法確認所述 產品或物質，以致無法實現發明的技術方案。 需要注意，必須結合請求保護的技術方案的技術領域以及具體技術內容來判 斷是否允許在說明書中使用商標或商品名稱來表示產品或物質。 通常，可以允許的情形是所用商標或商品名稱具有如下含意： （一） 代表一種具體產品或物質。如“Teflon（特富龍）”，其代表化學名稱為 聚四氟乙烯的物質。 （二） 代表一種具有公認確切含意的產品或物質。如“雲南白藥”，雖然其具體 組成屬於中國大陸的國家保密配方，但其代表的產品具有公認的確切含意。 （三） 代表一系列公知產品或物質，並且其在發明技術方案中起到相同的作用。如 “吐溫”系列產品，化工領域公知“吐溫”系列包括多種已知的用作非離子 型表面活性劑的產品，並且這些產品在發明技術方案中也均起非離子型表面 活性劑的作用。但是，如果所用商標或商品名稱代表多個不同系列的產品或 物質，而這些產品功用並不相同，甚至相差很遠，則通常不能允許。 「（3.2.1.7 商標或商品名稱）一般不允許在請求項中使用商標或商品名稱， 除非所用商標或商品名稱在申請日前已具有已知的確切含意（參見1.3.2 說明書 中的商標或商品名稱）14。」 【案例】15 請求項：一種組合物，包含 PersilTM。 14 CNIPA審查操作規程－實質審查分冊，第二章第3.2.1.7節，2011年版。 15 CNIPA審查操作規程－實質審查分冊，第二章第3.2.1.7節，2011年版。
12 113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 本月專題 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 【案例分析】 “Persil”是公知的洗滌劑商標，但其配方並不是固定不變的，因此不具有 確切含意。即使說明書中清楚地記載了其組成，也不應當允許在請求項中使用該 商標。 CNIPA於專利法、專利法實施細則或者專利審查指南中，均未對於請求項中 之物是否可使用商標或商品名稱記載，具有嚴格的禁止規定。然而CNIPA的內部 規程「審查操作規程－實質審查分冊」針對請求項中之物商標或商品名稱記載之 規範，係明確指導一般不允許，除非所用商標或商品名稱在申請日前已具有已知 的確切含意。 二、歐洲專利局（EPO） EPO關於商標、商品名稱的記載要件於專利審查基準有以下規範： 「不允許在請求項中使用商標和類似的表達方式，因為不能保證在專利有效 期內所提及的產品或特徵在保持名稱的情況下不會被修改。如果使用商標和類似 的表達方式是不可避免，並且被認為具有精確的含意，則可以例外的允許16。」 此外EPO專利審查基準並於[F-II, 4.14]、[F-III, 7] 段落規定說明書中之物 不建議使用商標或商品名稱表示，除非商標或商品名稱已成為國際公認的標準 描述性術語並已獲得精確含意，則可允許使用，並列舉「"Bowden" cable」、 「"Belleville" washer」、「"Panhard" rod」或「"caterpillar" belt」為國際公認的標 準描述性術語，無需進一步識別。 16 EPO專利審查基準，F部分第Ⅳ章第4.8節，2024年版。 原文「（4.8 Trade marks） The use of trade marks and similar expressions in claims is not allowed as it does not guarantee that the product or feature referred to is not modified while maintaining its name during the term of the patent. They may be allowed exceptionally if their use is unavoidable and they are generally recognised as having a precise meaning.With regard to the need to acknowledge trade marks as such in the description, see F-II, 4.14. With regard to the effect of references to trade marks on sufficiency of disclosure （Art. 83）, see F-III, 7.」。
113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 13 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 本月專題 三、日本特許廳（JPO） JPO於「特許‧實用新案審查基準（下稱JPO專利審查基準）」針對請求 項中商標的記載要件有嚴格的規範，JPO專利審查基準所規範請求項違反明確性 要件的類型包含： 「請求項中記載有關銷售地區、銷售來源等內容，會使整體上記載了非技術 性事項，從而導致發明變得不明確。例如，對於請求項中包含之物品使用商標名 稱界定時，商標名稱所表示之物必須至少從申請日之前具有特定的品質、組成、 結構等，如果對於技術領域的從業者而言，不清楚上述內容，則不明確17。」 此外，於JPO公告的「特許‧實用新案審查手冊」18 中更具體之指導：如果 說明書、專利申請範圍或圖式中包含商標名稱（包括已註冊的商標名稱），則按 以下方式處理： （一） 如果申請專利範圍、說明書或圖式中與請求有關的發明部分記載有商標名 稱，則原則上應依照特許法第36條第4項第1款或第6項第2款的規定， 通知拒絕該專利申請。然而，以下情況除外： 1、 該商標名稱被認定為物質或物品的通用名稱（註冊商標名稱不得認 定19）。 2、 即使該商標名稱並非物質或物品的通用名稱，如果可以同時滿足以下 三個條件時，則不適用於前述規定： 17 JPO專利審查基準，第II 部第2章第3節2.2，2024年版。 原文「e 請求項に販売地域、販売元等についての記載があることにより、全体として技術的 でない事項が記載されていることになるため、発明が不明確となる場合（留意事項）例え ば、商標名を用いて物を特定しようとする記載を含む請求項については、少なくとも出願 日以前から出願当時にかけて、その商標名で特定される物が特定の品質、組成、構造など を有する物であったことが当業者にとって明瞭でない場合は、発明が不明確になることに 注意する。」 18 特許‧実用新案審査ハンドブック，第II 部第2003 節，https://www.jpo.go.jp/system/laws/ rule/guideline/patent/handbook_shinsa/index.html（最後瀏覽日：2024/09/03）。 19 原文「登録商標名については上記(a) の認定をしてはならない」。
14 113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 本月專題 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 （1）商標名稱在同類產品中的選擇作為一項發明具有足夠的意義。 （2） 即使記載商標名稱，仍不會使發明變得不明確，例如該商標名稱 從發明專利申請前一直使用於特定品質、組成或構成的產品。 （3）即使記載商標名稱，也必須能夠確認該發明所載的技術已經充分 公開。例如，即使具有該商標名稱的產品因某種原因停止銷售， 但在該發明所屬技術領域中具有通常知識者也可以很容易地實現 做出與該發明實質上相同的發明。 （二） 如果記載商標名稱不構成拒絕理由之情況，則應促使申請人將其修改為學 術用語。如果沒有適當的學術用語，可以允許保留商標名稱。在這種情況 下，如果該商標是已註冊商標，則應在商標名稱後標註「（登錄商標）」； 如果是未註冊商標，則應標註「（商標）」20，其理由為：如果未標註「商 標」一詞而直接使用商標名稱，可能會造成物品或物質的普通名稱與商標 名稱之間混淆，因此不僅會造成不便，還可能使商標名稱被誤認為商品的 普通名稱，從而削弱商標本來作為商品來源識別的功能，對商標權利人或 商標使用者造成額外的不利影響。 綜觀上述，由於JPO認為商標不一定只用於限定某些產品，即使商標用於限 定某種產品，產品的品質、組成、構成等往往因製造時間等的不同而有所變化， 並且當技術發展進步速度快時，變化趨勢更加明顯。此外，如果某個商標的產品 與其他同類產品相比具有獨特性，那麼其製造方法、成分等技術方面都須保密， 不應公開。因此，如果申請專利範圍、說明書或圖式中所記載之與請求有關的發 明部分記載有商標名稱，通常意味著申請專利的發明不明確，或者，因為該發明 涉及的技術發明沒有被充分公開，發明的詳細描述沒有清楚和充分地描述以使本 領域技術人員能夠實施要求保護的發明。 JPO針對記載商標名稱之請求項的審查判斷方式，原則上以不符特許法第36 條第6 項第2 款的明確性要件規定禁止，並且實務上很少案例可同時滿足上述 （1）、（2）及（3）條件。 20 日本專利法施行細則第24條，樣式第29條備考7、9所規定。
113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 15 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 本月專題 四、韓國智慧財產局（KIPO） KIPO關於商標或商品名稱的記載要件有以下規範： 「發明標題中不得包括人名、商標、產品的暱稱、僅表示抽象功能的表達或 『專利』一詞21。」 「原則上，不允許在說明書中記載商標或商品名稱。然而，即使記載了商標或 商品名稱，只要相關商品容易取得，且具有商標和商品名稱的品質或成分的變化， 不容易影響發明內容，則在這種情況下，可以例外允許記載商標或商品名稱22。」 由於韓國專利法第42 條第2 款所規定之說明書（Specification）係包括發明 內容（Description of the invention）和申請專利範圍（Claims）。因此，KIPO於 審查基準中所規範不允許記載商標或商品名稱的說明書範圍為包括申請專利範 圍。KIPO對於請求項中物以商標或商品名稱的審查規範為：原則上不允許表示， 然而只要相關產品容易取得，且產品的品質或成分不容易變化，可以例外允許。 五、美國專利商標局（USPTO） USPTO同樣對於請求項中使用商標或商品名稱有相關規範，USPTO專利審 查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）針對請求項中使用 商標或商品名稱記載要件相關規範相較其它主要專利局，更為縝密。USPTO於 MPEP. 2173.05（u）節對於「請求項中的商標或商品名稱（Trademarks or Trade 21 KIPO專利審查基準，第2章第4節，2023年版。 原文「The name of a person, trademark, nickname of a product, expression indicating only abstract functions or the word ‘patent’ itself shall not be included in the title of the invention.」。 22 KIPO專利審查基準，第3章第5節，2023年版。 原文「In principle, stating the trademark or name of a product is not allowed in a specification. However, even though the trademark or name of a product is disclosed, where the concerned product can be easily obtained; the change in quality or composition of the product with the trademark and name is less likely to change the content of the invention, stating the trademark or name of the product shall be exceptionally allowed.」。
16 113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 本月專題 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 Names in a Claim [R-07.2022]）」23 的審查指導為：於請求項中記載商標或商品名 稱本身並不違反35 U.S.C. 112（b）或pre-AIA 35 U.S.C. 112 的第二段之規定，但 應縝密的思考該請求項係如何使用商標或商品名稱，惟商標或商品名稱為用於識 別物品的來源，並非是商品本身的成分或性質。由於商標或商品名稱常不能適當 的用於識別特定的材料或產品，因此商標或商品名稱並不該去定義或描述與該商 標或商品名稱相關的物品。如果商標或商品名稱在請求項中被用作限制詞以識別 或描述特定的材料或產品，不僅會使請求項不明確，還造成對商標或商品名稱的 不當使用，因此造成請求項不符合前述記載要件之規定。並且如果請求項中之商 標或商品名稱，並非作為請求項的限制詞（limitation in the claim），那麼應該解 23 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2173.html#d0e219126（最後瀏覽日：2024/09/03）。 原文「2173.05（u） Trademarks or Trade Names in a Claim [R-07.2022] The presence of a trademark or trade name in a claim is not, per se, improper under 35 U.S.C. 112（b） or pre-AIA 35 U.S.C. 112, second paragraph, but the claim should be carefully analyzed to determine how the mark or name is used in the claim. It is important to recognize that a trademark or trade name is used to identify a source of goods, and is not the name of the goods themselves. Thus a trademark or trade name does not define or describe the goods associated with the trademark or trade name. See definitions of trademark and trade name in MPEP § 608.01（v）. If the trademark or trade name is used in a claim as a limitation to identify or describe a particular material or product, the claim does not comply with the requirements of the 35 U.S.C. 112（b） or pre-AIA 35 U.S.C. 112, second paragraph. Ex parteSimpson, 218 USPQ 1020 （Bd. App. 1982）. See also Eli Lilly & Co. v. Apotex, Inc., 837 Fed. Appx. 780, 784-85, 2020 USPQ2d 11531 （Fed. Cir. 2020） （"Following Patent Office procedure, the Examiner in this case rejected the claims of the '821 application as indefinite because they improperly used the trade name 'ALIMTA.' In response to the rejection, Lilly canceled its claims reciting the trade name and pursued claims using the generic name for the same substance, which mooted the rejection. Additionally, as the district court observed, the Examiner 'explicitly noted that pemetrexed disodium was 'also known by the trade name ALIMTA' ' in the contemporaneous obviousness rejection."）. The claim scope is uncertain since the trademark or trade name cannot be used properly to describe any particular material or product. In fact, the value of a trademark would be lost to the extent that it became the generic name of a product, rather than used as an identification of a source or origin of a product. Thus, the use of a trademark or trade name in a claim to describe a material or product would not only render a claim indefinite, but would also constitute an improper use of the trademark or trade name. If the applicant responds to such a rejection by replacing the trademark or trade name with a generic term, the examiner should determine whether there is sufficient support in the application for use of a generic term. See MPEP § 2163, subsection II.A.3（b）. If a trademark or trade name appears in a claim and is not intended as a limitation in the claim, the question of why it is in the claim should be addressed. If its presence in the claim causes confusion as to the scope of the claim, then the claim should be rejected under 35 U.S.C. 112（b） or pre-AIA 35 U.S.C. 112, second paragraph.」。
113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 17 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 本月專題 釋為什麼它會出現在請求項中。如果其存在導致請求項的範圍產生混淆，那麼應 該解釋為什麼會出現在請求項中，如果其商標或商品名稱導致請求項的範圍產生 困惑，則也違反35 U.S.C. 112（b）或pre-AIA 35 U.S.C. 112 的第二段之規定。 此外，USPTO於MPEP. 608.01（v）節對於「Marks Used in Commerce and Trade Names [R-07.2022]）」進行商標與商品名稱之定義，並於該章節說明：專 利申請中允許使用商標或商品名稱，並用於識別一項物品，條件是：（A）商標 或商品名稱已經由說明書所明確被揭露，已具有充分的描述，且使包括該商標或 商品名稱的請求項符合記載要件的規定，或（B）該商標或商品名稱的含意對於 相關技術領域中為廣為人知，並且從很多文獻中都能了解24。此外，儘管在專利 申請中允許使用具有明確含意的商標名稱，但應尊重這些商標的專有性質，商標 應該以大寫字母標記，或以符號、其他非文字形式之其他方式描述，以識別商標。 並應尊重商標的專有性質，謹慎使用，以防止以任何可能對其商業商標有效性產 生不利的影響25。 六、小結 針對我國與專利五大局請求項中使用商標或商品名稱記載要件審查規範（下 表）可觀察，EPO審查基準係相對嚴格的不允許在請求項中使用商標或商品名稱， 除非所用商標或商品名稱在申請日前已具有已知的確切含意。而KIPO為原則上 24 原文「I. PERMISSIBLE USE IN PATENT APPLICATIONS A mark as defined by 15 U.S.C. 1127（i.e., trademark, service mark, collective mark, or certification mark）or trade name may be used in a patent application to identify an article or product, service, or organization if: （A） its meaning is established by an accompanying definition in the specification which is sufficiently descriptive, enabling, precise and definite such that a claim including the mark or trade name complies with the requirements of 35 U.S.C. 112, or （B） its meaning is well-known to one skilled in the relevant art and is satisfactorily defined in the literature.」。 25 原文「II. PROPRIETARY NATURE OF MARKS USED IN COMMERCE Although the use of marks having definite meanings is permissible in patent applications, the proprietary nature of the marks should be respected. Marks should be identified by capitalizing each letter of the mark（in the case of word or letter marks）or otherwise indicating the description of the mark （in the case of marks in the form of a symbol or device or other nontextual form）. Every effort should be made to prevent their use in any manner which might adversely affect their validity as marks.」。
18 113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 本月專題 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 不允許，但是如經判斷相關產品容易取得，且產品的品質或成分不容易變化，就 可例外允許請求項中記載商標或商品名稱。USPTO的MPEP則是以商標或商品 名稱常不能適當的用於識別特定的材料或產品觀點論述記載要件判斷方式。值得 關注的為JPO審查基準與內部規程僅對於商標嚴格的禁止記載於請求項中，對於 商品名稱，卻未有嚴格禁止。而我國與CNIPA同樣於專利審查基準中未嚴格禁止 請求項中物以商標或商品名稱表示，然而CNIPA的內部規程「審查操作規程－實 質審查分冊」針對請求項中之物商標或商品名稱記載之規範，係明確指導一般不 允許，除非所用商標或商品名稱在申請日前已具有已知的確切含意。
113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 19 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 本月專題 表 我國與專利五大局記載要件審查規範 請求項中使用商標或商品名稱記載要件審查規範 TIPO 商標或 商品名稱 （審查基準）除化合物請求項中之化合物之結構必須明 確，不允許使用商品名稱或者代號外。對於請求項中之 物是否可使用註冊商標、商品名稱表示，未嚴格禁止。 CNIPA 商標或 商品名稱 （審查指南）化合物請求項中之化合物之結構必須明 確，不允許使用商品名稱或者代號。對於請求項中之物 是否可使用註冊商標、商品名稱表示，未嚴格禁止。 （審查操作規程）一般不允許在請求項中使用商標或商 品名稱，除非所用商標或商品名稱在申請日前已具有已 知的確切技術含意。 EPO 商標或 商品名稱 （審查基準）不允許，因為不能保證在專利有效期內所 提及的產品或特徵在保持名稱的情況下不會被修改，但 如果使用商標和類似的表達方式是不可避免的並且被認 為具有精確的含意，則可以例外的允許。 JPO 商標 （審查基準）對於請求項中包含之物品使用商標名稱界 定時，商標名稱所表示之物必須至少從申請日之前具有 特定的品質、組成、結構等，如果對於技術領域的從業 者而言不清楚上述內容，則不明確。 （審查手冊）申請專利範圍、說明書或圖式中與請求項 有關的發明部分記載有商標名稱，原則上禁止。但有兩 種情況除外，第一種為該商標名稱被認定為物質或物品 的通用名稱，第二種則是同時符合（i）商標名稱具有 足夠的意義、（ii）商標名稱的物在不同製造時期的產 品品質、組成、構成等都相同、及（iii）發明所載的技 術已經充分公開，但實務上很少案例仍同時滿足上述 （i）、（ii）及（iii）條件，因此基本上不允許於請求 項中存在商標名稱。 商品名稱 未嚴格禁止。 KIPO 商標或 商品名稱 （審查基準）原則上不允許表示，然而只要相關產品容 易取得，且具有商標和商品名稱的品質或成分的變化不 容易影響發明內容，可以例外允許。 USPTO 商標或 商品名稱 （審查基準）於請求項中記載商標或商品名稱本身並不 違反記載要件，但應縝密的思考該請求項係如何使用商 標或商品名稱，由於商標或商品名稱常不能適當的用於 識別特定的材料或產品，因此商標或商品名稱定義請求 項中之物容易造成請求項不明確。
20 113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 本月專題 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 肆、有關請求項中使用商標或商品名稱的案例探討 以下針對各國審查以（註冊）商標或商品名稱界定之請求項的專利案件進行 探討，期能藉由具體專利審查案例，分析各國判斷的標準。 一、我國智慧財產局審查不符記載要件案例 [ 案例1] 北海貝殼粉26 商品名稱不符TIPO之記載要件規定 [ 請求項]⋯⋯其中海貝素為富含甲殼素之北海貝殼粉，並可迅速在土壤中釋放 至少11的鹼值。 對於請求項中之商品名稱「北海貝殼粉」，TIPO於2016 年的初審審查意見 通知函指出請求項中以「北海」進一步界定貝殼粉，但「北海」並非以成分、性 質、或製法界定該貝殼粉，無法理解其科學技術意義，因此導致請求項不明確。 申請人並於2016 年12 月刪除「北海」之商品名稱用語，因此克服不符記載要件 之事由。 [ 案例2] 汽油清淨增效劑組成物27 商品名稱不符TIPO之記載要件規定 [ 請求項]⋯⋯（4）聚醚胺FL1000型，⋯⋯；其中表面活性劑是一種季胺鹽型 陽離子氟碳表面活性劑，產品由上海油聖環保科技有限公司生產，商品名為燃 油增效劑⋯⋯。 [ 請求項]⋯⋯，其中所述聚醚胺的生產商：德國巴斯夫公司。 對於專利申請時，請求項中之組成分以商品名稱「產品由上海油聖環保科技 有限公司生產，商品名為燃油增效劑」、「聚醚胺FL1000型」、「聚醚胺的生產商： 德國巴斯夫公司」表示，TIPO初審審查意見通知函認為不符記載要件。TIPO於 2019 年的初審審查意見通知函指出請求項所界定之「聚醚胺FL1000 型」、「由 上海油聖環保科技有限公司生產，商品名為燃油增效劑」與「聚醯胺的生產商: 26 我國專利申請號：105111312。 27 我國專利申請號：107131714。
113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 21 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 本月專題 德國巴斯夫公司」等陳述為不明確之用語，因化合物應以化學命名或結構式表示， 且商品之成分與組成不明且配方可能隨時間改變或停產，導致申請專利範圍界定 不明確，不符合專利法第26 條第2 項之規定。申請人於2019 年6 月提出修正與 申復，其中修正申請專利範圍包括刪除「其中所述聚醚胺的生產商：德國巴斯夫 公司」之商品用語、新增燃油增效劑之結構式，使申請專利範圍符合記載要件。 並進一步以「證明附件」輔助申復說明「聚醚胺FL1000 型」為市面上所公開行 銷的化學產品。經上述申請人之修正與申復後，因此克服商品名稱不符記載要件 之事由。 二、專利五大局審查不符記載要件案例 [ 案例1] 科瓦（註冊商標）28 不符CNIPA記載要件規定 [ 請求項]⋯⋯其特徵在於，所述殼體部件由科瓦（註冊商標）合金構成，所述 窗部玻璃板的所述透光性基材由科瓦（註冊商標）玻璃構成。 CNIPA於2020 年的[ 第一次審查意見通知書] 中針對請求項中使用商標名稱 「科瓦（註冊商標）」進行審查，指出商標名稱不符中國大陸專利法第26 條第4 項之規定，理由為：使用了商業性宣傳用語，導致請求項的記載不簡要，並且請 求項中應避免括號之表示方式，否則造成請求項不明確。 值得關注，本案例CNIPA拒絕商標名稱記載於請求項中之理由，並非以內 部規則「審查操作規程－實質審查分冊」所規範之措辭「一般不允許在請求項中 使用商標或商品名稱，除非所用商標或商品名稱在申請日前已具有已知的確切含 意」，而是指出請求項中使用商業性宣傳用語與括號形式格式，究其原因或許與 CNIPA專利審查指南未對請求項中物使用商標名稱之記載有具體規範，且「審查 操作規程－實質審查分冊」所載之使用說明：規程為專利審查指南的下位規範， 且不對外公開之內部規範。最後的審查結論應引用專利法、專利法實施細則或者 專利審查指南的相關規定29，有所關聯。 28 CNIPA專利申請號201680031334.2。 29 CNIPA審查操作規程－實質審查分冊，使用說明第1、2項，2011年版。
22 113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 本月專題 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 [ 案例2]Monel（商標）材30 不符JPO記載要件規定 [ 請求項]⋯⋯其中前述陰極中對向於前述陽極的部分，以由Monel（商標）材、 鎳、及銅所選擇的至少1種材質來形成31。 JPO於2023年的「拒絕理由通知書（Notice of Reasons for Refusal）」，針對 請求項中使用商標名稱「Monel（商標）材」審查不符記載要件。其理由為：「由 於請求項中所記載商標名稱『Monel（商標）材』未能明確指出具體事項，此外， 即使此記載可能指涉作為一種合金的『Monel』，然而『Monel』有多種類型，故 請求項中所記載範圍並不清楚32。」本案例申請人於2023 年5 月刪除請求項中 「Monel（商標）材」材質，因此克服使用商標名稱不符記載要件之事由。 JPO對於「Monel（商標）材」之不符記載要件之判斷方式係符合JPO審查 手冊中第II部-2003之商標名稱審查處理規定。雖然申請人以商品名稱「Monel（商 標）材」表示鎳銅合金材質，然而「Monel（商標）材」所表示成分種類係具有 多種選擇，且「Monel（商標）材」一詞並非物質的通用名稱，故非屬於可例外 排除之允許記載之態樣。 [ 案例3] 螺旋板（註冊商標）33 不符KIPO與JPO之記載要件規定 [ 請求項]⋯⋯其特徵在於所述殼體主體由螺旋板（註冊商標）形成34。 30 JPO專利申請號2020-553084。 31 原文「前記陰極のうち前記陽極に対向する部分は、モネル（商標）、ニッケル、及び銅か ら選ばれる少なくとも１種の材質で形成される請求項１∼５のいずれか一項に記載のフッ 素ガス製造装置」。 32 原文「請求項６には『モネル（商標）』と記載されているが、商標名稱で記載されている ため、当該記載によって特定される事項が明確でない。また、前記記載が合金としてのモ ネルを意味するものとしても、モネルには複数の種類があるから、いずれにしても前記記 載によって特定される事項が明確でない」。 33 KIPO專利申請號 10-2021-0142590、JPO專利申請號2020-179744。 KIPO原文「플레이트 코일 （등록상표）」、JPO原文「プレートコイル（登録商標）」。 34 KIPO原文「Claim[6] : 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 케이싱 본체는, 플레이트 코일 （등록상표） 을 사용하여 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 디스크형 처리 장치.」； JPO原文「【請求項６】請求項１∼５のいずれか一項に記載のディスク型処理装置であって、 前記ケーシング本体は、プレートコイル（登録商標）を用いて形成されていることを特徴 とするディスク型処理装置」。
113.11 智慧財產權月刊 VOL.311 23 化學類專利記載要件審查案例探討（上） ——以請求項中使用商標或商品名稱為例 本月專題 對於請求項中之商標名稱「螺旋板（註冊商標）」，JPO與KIPO均認為不 符合記載要件。JPO於2024 年的「拒絕理由通知書」針對請求項中使用商標名稱 「螺旋板（註冊商標）」審查不符記載要件，其理由為：「商標名稱並不一定僅 用於特定的商品，即使產品使用了相同商標，其品質、組成或構成等因素可能因 製造時間而有所不同，尤其是當技術進步速度加快時，這種趨勢會更為明顯。此 外，對於具有某種商標的產品與其他同類產品相比具有獨特性，那麼其製造方法 和成分等技術方面可能保密不會公開。因此請求項所記載部分有商標名稱，通常 並不明確35。」申請人並於2024 年5 月刪除具有商標名稱的物請求項，因此才克 服使用商標名稱不符記載要件之事由。 JPO對於「螺旋板（註冊商標）」之不符記載要件之判斷方式係符合JPO審 查手冊中第II 部-2003 之商標名稱審查處理規定。即該商標名稱未成為物質或商 品的通用名稱，且該商標名稱從發明專利申請前沒有一直使用於特定品質、組成 或構成的產品，再者該發明所屬技術領域的通常知識人員也不容易地實現做出與 該發明實質上相同的發明。此外JPO對於說明書中「螺旋板（註冊商標）」一詞， 同樣也認為不符記載要件，其理由與請求項中不予使用商標名稱事由36 相同。 35 原文「理由３請求項６－７において、『プレートコイル』と商標名が記載されている。商 標は、一定の限られた商品にだけ使用されるとは限らない。また、一定の商品について使 用される場合であっても、同一の商標でありながら、製造の時期などによって商品の品質、 組成、構成などが一定でないことが多く、特に、技術の進歩速度が速くなれば、この傾向 が著しい。更に、一定の商標を付した商品についてその商品が他の類似商品などに比して 特徴のあるものである場合には、その製造方法、組成などの技術面が秘密にされていて、 公開されていないのが普通である。したがって、特許請求の範囲、又は明細書若しくは図 面のうち請求項６－７に係る発明について記載された部分に商標名の記載がある場合には、 通常、特許を受けようとする発明が明確ではないことに帰着する」。 36 原文「理由２明細書において、『プレートコイル』と商標名が記載されている。 商標は、一定の限られた商品にだけ使用されるとは限らない。また、一定の商品について 使用される場合であっても、同一の商標でありながら、製造の時期などによって商品の品 質、組成、構成などが一定でないことが多く、特に、技術の進歩速度が速くなれば、この 傾向が著しい。更に、一定の商標を付した商品についてその商品が他の類似商品などに比 して特徴のあるものである場合には、その製造方法、組成などの技術面が秘密にされてい て、公開されていないのが普通である。したがって、特許請求の範囲、又は明細書若しく は図面のうち請求項６－７に係る発明について記載された部分に商標名の記載がある場合 には、通常、その発明に関する技術が充分に公開されていないため、発明の詳細な説明の 記載が、当業者が請求項６－７に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分 に記載されていないことに帰着する。 よって、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項６－７に係る発明を実施するこ とができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。」
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