智慧財產權月刊284期

64 111.8 智慧財產權月刊 VOL.284 論述 從我國與美國司法實務探討適用解釋請求項 之申請歷史排除聲明原則 二、借鏡中國大陸之立法與司法實務 所謂申請歷史排除聲明原則，我國司法實務由禁反言的原理原則出發，禁止 行為人主張前後反覆，以建立法秩序之安定；保護相對人或第三人基於信賴行為 人主張而構建之相對利益；並與行使權利、履行義務，應依誠實信用原則相通。 相同地，美國司法實務亦認為該項原則阻止專利權人透過請求項解釋，重新獲得 在申請期間被排除的特定涵義；該項原則促進內部證據的公示功能，保護公眾對 於申請歷史中作出之明確陳述的信賴。然而，關於美國司法實務認為申請歷史排 除聲明須滿足清楚與無誤之判斷標準，此仍有待追蹤我國後續司法實務認定。 觀察中國大陸根據司法審判實踐需要，於 2021 年 1 月 1 日修正施行《最高人 民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（下稱解 釋二） 86 ，其中第 6 條第 1 項明確規定專利案與其分割案之申請歷史檔案，可以作 為解釋請求項之依據 87 ，並於同條第 2 項詳細規定申請歷史檔案所涵蓋之範圍 88 。 「解釋二」第 13 條進一步規定申請歷史之排除聲明如為專利局或法院於審查 或審判時不認可者，則不得作為放棄權利之排除聲明 89 。相關司法實踐可以參考最 高人民法院（ 2017 ）最高法民申 1826 號之侵害發明專利權糾紛案，其判決理由說 明在專利侵權案件中適用禁止反悔原則時，判斷權利人作出的意見陳述是否符合 「解釋二」第 13 條規定的「明確否定」，應當對專利授權和確權階段技術特徵的 審查進行客觀全面的判斷，著重考察權利人對技術方案作出的限縮性陳述是否最 終被裁判者認可，是否由此導致專利申請得以授權或者專利權得以維持 90 。 86 中國大陸最高人民法院，法釋〔 2020 〕 19 號。 87 「解釋二」第 6 條第 1 項規定：「人民法院可以運用與涉案專利存在分案申請關係的其他專利 及其專利審查檔案、生效的專利授權確權裁判文書解釋涉案專利的權利要求。」 88 「解釋（二）」第 6 條第 2 項規定：「專利審查檔案，包括專利審查、複審、無效程式中專利 申請人或者專利權人提交的書面材料，國務院專利行政部門及其專利複審委員會製作的審查意 見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、生效的專利複審請求審查決定書和專利權無效宣告請求 審查決定書等。」 89 「解釋二」第 13 條規定：「權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程式中對權利 要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳 述未導致技術方案的放棄。」 90 中國大陸最高人民法院，最高人民法院智慧財產權案件年度報告（ 2017 ）摘要 ， http://www. court.gov.cn/zixun-xiangqing-92062.html （ 最後瀏覽日： 2022/01/17 ）。