智慧財產權月刊 279期

111.3 智慧財產權月刊 VOL.279 29 本月專題 日本更正再抗辯實務研析 壹、前言 於專利侵權訴訟中，被控侵權物或方法是否落入專利權人專利範圍內是最大 的爭點，日本平成 12 年（ 2000 年）最高法院富士通半導體事件（ Kilby 事件） 1 判決中載明，當專利無效理由很明顯存在時，基於該專利權的禁制令、損害賠償 等之請求，除非有特殊情況，否則是構成權利濫用，不應許可該請求。經由平成 16 年特許法修正，明文化關於主張無效抗辯的特許法第 104 條之 3 ，因此被告對 於其產品或方法是否落入專利權人專利範圍，可以根據特許法第 104 條之 3 第 1 項 2 主張專利權無效的無效抗辯。 雖然專利權人可以主張訂正專利權範圍以對抗被告的無效抗辯，然而相對於 特許法對於無效抗辯的明文規定，關於專利權人訂正主張以對抗無效抗辯（即更 正再抗辯）的法律上的性質及其要件等並沒有法律上明確的規定，實務上也出現 許多不同的見解及學說。 本文將簡介日本更正再抗辯理論及各種見解、日本更正再抗辯近期相關法院 判決及日本法院關於向特許廳提出適法的訂正主張目前的傾向，檢討專利權人是 否必須向特許廳提出適法的訂正主張之必要性。 貳、日本專利侵權訴訟實務 一、更正再抗辯簡介 日本 2011 年修法後，特許法第 126 條第 2 項規定限制訂正時點，從無效審判 繫屬在特許廳之期間到該案確定為止，皆不得提起訂正審判（即獨立更正案）。 因此，在有無效審判案（舉發案）繫屬於特許廳之情形下，專利權人僅能在特許 法第 134 條之 2 所定之四個時點提出訂正請求（舉發期間之更正），進而使得專 利權人在民事訴訟主張「更正再抗辯」，受到很大的限制。被控侵權者於專利侵 1 日本最高法院平成 12 年 4 月 11 日第三小法庭判決。 2 日本特許法第 104 條之 3 第 1 項：在專利權或專用實施權的侵權訴訟中，該專利應該依專利無 效審判或該專利權的存續期間的延長登記應該依延長登記無效審判被認定無效，專利權人或專 用實施權人不能向對方行使權利。