智慧財產權月刊 275期

110.11 智慧財產權月刊 VOL.275 55 論述 從 Booking.com 案論美國商標法對通用名稱之判斷與認定 摘要 美國商標實務通說認為通用名稱無法取得後天識別性故無法獲准註冊，此等 原則也被明確規定於美國商標審查手冊中，故美國商標學者又將此等排除通用名 稱取得商標註冊的原則稱為「商標能力喪失理論」。但是此種理論忽視通用名稱 嗣後可能發生的語言變遷之事實，也等於是忽視消費者認知的變化。也因此美國 聯邦最高法院在 2020 年 6 月在 Patent and Trademark O ffi ce v. Booking.com B. V. 案， 准許由通用名稱與頂級網域名稱（如 .com ）所構成的 Booking.com 可以註冊的見 解，就有其特殊的重要性。一方面，該判決雖未明文廢除商標能力喪失理論，但 卻將主要意義測試法擴大適用至通用名稱之認定，等於間接承認消費者認知可隨 社會或語言之變遷而改變。此外，美國最高法院不採美國專利商標局的見解，判 決美國商標法並無通用名稱與頂級網域名稱結合就成為通用名稱的當然原則，以 及肯定在通用名稱爭議案件中市場調查證據之重要，均對有關通用名稱的問題有 重大的影響。因此本文首先介紹美國對通用名稱的規範與判斷原則，其次則介紹 Booking.com 案件之主要爭點與法院判決重點，並探討 Booking.com 判決對傳統實 務的影響以及美國商標學界與實務界對該判決之迴響。 關鍵字：通用名稱、識別性、商標能力喪失理論、後天識別性、通用化、主要意 義測試法 generic terms 、 distinctiveness 、 the doctrine of trademark incapacity 、 secondary meaning 、 genericism 、 primary significance test