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論述
一種請求項是否為說明書所支持的審查標準
──
要件除去原則之探究與引用
104.06 智慧財產權月刊 VOL.198
（一）對「本發明」的自認
某一要件是一發明的必要部分，最直接以及令人可信的表示是在書
面說明中積極的承認該要件是「本發明」的一部分。此等陳述構成專利
權人的承認並且是若干承審法院在判斷是否符合書面說明要件時認為重要
並採用者。在
Scimed
案
105
，
CAFC
強調自認是「強烈證據」，在
Watts v. XL
Systems
案
106
，該法院將此自認視為請求項所被容許範圍的必要部分。又，
不能僅以檢視說明書所為之自認後即得出結論，其他的跡象顯示一要件為
該發明的一部分亦應賦予應有的考慮
107
。
（二）所揭露的實施例並無該元件
用來確認某一要件為「本發明」之一部分的陳述，必須小心地與用
來說明實施方式係可選擇的陳述做出區分。後者的陳述通常會建議該要
件是「本發明」所採用的若干手段中的一種，因此並非一種必要元件。
雖然所揭露的實施例中缺乏系爭要件並非決定性因素，但是一實施例中
不存在該要件通常是該要件並非必要的強烈表示
108
。
（三）對達成發明功效係屬必要
判斷某一要件為申請專利時所揭露的發明的一必要部分的另一考慮
因素是：該要件為對於達成該發明的功效而言係屬必要，該要件對於該
發明所要解決的問題而言係屬必要，或者該要件為達成該發明之目的係
屬必要等。在某些案件要精確的認定發明的目的以及所要解決之問題並
不容易，但是，在該等情況，如果專利說明書本身提供了用來說明系爭
發明之目的或所要解決問題之資訊，則該資訊必須賦予適當的比重。例
如，在
Gentry
案，承審法院係考慮了下述重要事實：依據系爭專利說明書
的陳述，該被除去要元件在該案中是用來達成該發明之目的時所不可或
缺的
109
。
105
Scimed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 242 F.3d 1337, 1343
（
Fed. Cir. 2001
）
.
106
Watts v. XL Systems, Inc., 232 F.3d 877
（
Fed. Cir. 2000
）
.
107
同註
104
，
at 1227
。
108
同註
104
，
at 1227-28
。
109
同註
104
，
at 1228-29
。
