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論述
一種請求項是否為說明書所支持的審查標準
──
要件除去原則之探究與引用
104.06 智慧財產權月刊 VOL.198
103
Union Oil Co. of California v. Atlantic Richfield Co., 208 F.3d 989, 1000
（
Fed. Cir. 2000
）
.
104
Benjamin Hattenbach, ON ILLUMINATING BLACK HOLES IN PATENT DISCLOSURES:
TOWARD A STRUCTURED APPROACH TO IDENTIFYING OMITTED ELEMENTS UNDER
THE WRITTEN DESCRIPTION REQUIREMENT OF PATENT LAW, 38 Hous. L. Rev. 1195, 1224
（
2001
）。
「系爭專利請求項所記載之內容並未敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵，則
該二獨立項之技術內容應無法達成該發明所欲解決之問題，且無法為說明書所支
持。」至於該主張的論證過程，該法院並未於其判決文中清楚地揭示。
而由本文第三章對於美國法上要件除去原則的探究過程，可以清楚瞭解該原
則正可用來彌補前揭發明專利實體審查基準以及司法判決在處理該異常情況之缺
失。也就是說，引進美國判例法上所揭示的要件除去原則，對於我國現階段在判
斷是否滿足支持要件的實務操作上是相當必要的。
三、要件除去原則的再建構
從前揭要件除去原則的意義以及實際適用，當會發現該原則在適用上的最
大困難處是如何證明從請求項中被除去的要件對於該申請專利之發明而言係屬
「必要」。證明方式可能有多種選擇，例如：「必要」可以解釋為該發明中為達
成發明目的或優點的必要技術特徵，對於與先前技術做出區分並且對於保持該發
明有效性係屬必要的技術特徵，用來保證所揭露的發明與公眾所認定者一致係屬
必要的技術特徵，用來保證該專利之範圍與其對社會所揭露的價值相當係屬必要
的技術特徵，或者前述任何結合的情況。更且美國案例法亦一再重申「書面說明
之爭議與事實極度相關，因而必須逐案討論，不應適用一成不變的原則」
103
。
基此，美國學者
Benjamin Hattenbach
遂提出了一種彈性但卻具可預測性的複
數判斷因素標準（
A Multi-Factor Test
）供承審法院可以直接而且容易的適用要件
除去原則
104
。本文認為該種判斷標準似乎值得我國在引入該要件除去原則之同時
一併做為參考與借鏡。以下即是該學者所提在適用要件除去原則時所必須列入考
慮的若干因素：
