智慧財產權月刊 198 期 - page 118

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論述
一種請求項是否為說明書所支持的審查標準
──
要件除去原則之探究與引用
104.06 智慧財產權月刊 VOL.198
再者,在支持要件的實務操作上,我國智慧財產局與智慧財產法院所適用的
審查標準均為:「該發明所屬技術領域中具有通常知識者,參酌申請時之通常知
識,利用例行之實驗或分析方法,即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至請
求項之範圍時,應認定請求項為說明書所支持。」而由本文第參章所述可知,美
國司法實務對於書面說明要件的審查標準之一是:「專利申請人可以在未揭露所
有的下位概念發明的情況下請求一上位概念發明的專利,因為在該技術領域具有
通常知識之人可以很容易的推知被該請求項所包含的顯而易知的改變。」比較之
下應可發現我國實務對於「支持要件」之審查標準與美國實務對於「書面說明要
件」的審查標準非常的近似。
雖然美國
MPEP 2163.05 I. BROADENING CLAIM A. Omission of a Limitation
一節,教示「要件除去原則」主要係針對申請人修正請求項而欲擴大範圍時之判
斷方式,並非適用於書面說明要件(或支持要件)之所有不同情形的判斷,但是
不管如何,如果申請當時專利申請人即藉著從請求項中除去其真正發明的某一要
件,來擴充專利權範圍,依據前述該原則之法理與案例,此種情形仍是會受該原
則之規範。
總之,從規範內容、規範目的、法條之適用以及審查標準看來,本文認為我
國法上之「支持要件」應相當於美國法上之「書面說明要件」。
二、引入要件除去原則之必要性
由前述可知,嚴格的「支持要件」審查標準除了可以滿足法條規範之目的
外,對於保護社會大眾的利益免於被專利權人所剝奪而言,更是一種相當重要的
工具。
再者,我國實務上對於請求項所界定之發明之必要技術特徵較說明書所揭露
之發明之必要技術特徵為少之此一異常情況,並未提供明確的審查標準,例如,智
慧財產局所頒發明專利實體審查基準中僅是舉例說明該種情況並未滿足支持要件:
「又如請求項記載為『一種改良之燃油組成物』,並未記載使用任何催化劑,而說
明書僅揭露一種必須添加催化劑始能獲得該燃油之組成物,則該請求項無法為說明
書所支持。」至於其法理為何並未多做說明。而智慧財產法院僅在其判決中主張:
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