113
論述
一種請求項是否為說明書所支持的審查標準
──
要件除去原則之探究與引用
104.06 智慧財產權月刊 VOL.198
通常知識之人對申請專利之發明所做的通常變化，而這種審查標準的轉
移，將使可預測性的本質自外於在該技術領域具有通常知識者的能力範
圍，這是不對的
89
。該評論者更指出該要件除去原則並無任何堅強的理由
可以解釋為何一位發明人其主觀上未想到對於該技術領域具通常知識之
人而言是顯而易知的某些變化，會導致該專利無效，而另外一個較有想
像力的發明人僅在說明書中揭露了該等變化就得到專利有效的結果
90
。
對於此等評論，另有學者指出該評論之主張混淆了兩種不同的概
念，因此並不能作為阻止將書面說明要件之審查標準單一化的理由。第
一種概念就是發明人是否在申請當時即擁有該申請專利之發明。第二種
概念就是美國專利法第
103
條所規定的顯而易知要件的判斷，依據該要
件，如果申請專利之發明對於在該技術領域具通常知識之人而言係屬顯
而易知時，專利局將不會准予專利
91
。
將此二種概念混為一談是錯誤的，因為一機械發明的某一顯而易
知的變化對於在該技術領域具通常知識者而言，可能是一種在讀取專
利說明書之後的後見之明，但是並不必然會是在申請專利當時發明
人心中所思及的變化。而在以書面說明要件為爭點的案件，承審法院
必須做出決定的唯一問題是發明人在申請專利當時是否已擁有該申請
專利之發明。書面說明要件的判斷標準是用來回答該狹窄而特定的問
題。如果發明人的書面說明未能顯示其擁有申請專利之發明的各種變
化，各該變化不能取得專利排他權。一個寬鬆的書面說明審查標準，
將對該等本來不應屬於專利權範圍內的變化提供了保護的後門。基
此，嚴格的書面說明要件審查標準對於保護應該屬於社會大眾的技術
思想是一種相當重要的工具
92
。本文支持該等見解。
89
Laurence H. Pretty, THE RECLINE AND FALL OF MECHANICAL GENUS CLAIM SCOPE
UNDER "WRITTEN DESCRIPTION" IN THE SOFA CASE, 80 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 469,
479
（
1998
）
.
90
同上註。
91
Cynthia M. Lambert, GENTRY GALLERY AND THE WRITTEN DESCRIPTION REQUIREMENT,
7 B.U. J. Sci. & Tech. L. 109, 131
（
2001
）
.
92
Id
, at 132.
