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論述
一種請求項是否為說明書所支持的審查標準
──
要件除去原則之探究與引用
104.06 智慧財產權月刊 VOL.198
CAFC
更注意到「⋯⋯系爭專利最廣的原始請求項是請求一種沙發，包含有，特
別是，『一控制裝置，係位於該中央控制台用以使各該靠躺座可以獨立的在豎立
與靠躺之位置間移動
84
』」。
又，
CAFC
更指出「系爭專利之發明人在訴訟中承認其從未考慮將該控制器
置於該控制台之外的位置，直到其知悉某些競爭者如此佈置該控制器
85
。」
再者，
CAFC
亦清楚地說明
Gentry
於訴訟中用來支持其主張的
In re Rasmussen
86
與系爭案並不相同，不能比附援引：「在
Rasmussen
案，系爭請求項『以黏附的
方式將一層鋪置於相鄰的另一層上』的上位概念步驟符合書面說明要件的理由是
因為『在該技術領域具有通常知識之人在閱讀該書面說明時，會理解各該層如何
地貼附在一起並不重要，只要它們是貼附在一起就可以了
87
』」。
CAFC
最後的結論是：
「⋯⋯相當清楚地，系爭專利的發明人係將該控制器佈置於該控制台上作
為其發明之必要元件，基此，原始的揭露內容可供用來限制其後來所修正的請求
項。⋯⋯
Gentry
所引證的各判決先例並無法支持申請人可擴張其申請專利範圍至其
僅被先前技術有效拘束的範圍內。更且，這些前案更清楚的說明請求項不能較書
面說明所揭露者為廣，也就是說，一狹窄的揭露將會限制請求項的廣度。此處，
無疑的發明人的於說明書所為的陳述對該控制器的位置作出了限制
88
⋯⋯」。
三、要件除去原則正當性的探討
（一）建立單一嚴格的書面說明要件審查標準的必要性
在
Gentry
案判決出爐後，有評論者指出該判決將書面說明要件的審查
標準從生化的不可預測技術領域延伸至機械的可預測技術領域，違反了
CAFC
自己在可預測技術領域所建立的審查標準。該位評論者指稱以往可
預測技術領域的審查標準容許請求項所涵蓋的範圍包含該技術領域具有
84
同上註。
85
同註
83
。
86
In re Rasmussen, 650 F.2d 1212
（
C.C.P.A. 1981
）
.
87
Gentry, 134 F.3d at 1480.
88
Gentry, 134 F.3d at 1479-80.
