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論述
專利授權契約之權利瑕疵擔保責任及利益返還
──
智慧財產法院
101
年度民專上字第
58
號判決的影響評估
104.02 智慧財產權月刊 VOL.194
13
謝銘洋，同註
6
，頁
292-293
；林洲富，「民事法院審理專利之有效性──以發明人請求讓與專
利權及專利授權契約為論述中心」，專利師，
2012
年第
11
期，頁
15-16
。
14
楊崇森（
2007
），「專利法理論與應用」，頁
422
；賴文智，同註
1
，頁
104
。
15
林孟真（
2013
），「從專利授權本質論專利無效之權利金返還問題」，頁
150-152
。其認為：「縱
於非專屬授權之情形，若個案中專利權人不僅自己未實施、亦未再授權其他第三人，則該『非
專屬被授權人』實則享有等同『專屬被授權人』之獨占市場地位。」其見解可茲贊同。
16
參智財法院
99
年度民專訴字第
191
號民事判決。
17
101
年度第
2
次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄，陳忠行審判長發言。
18
參林孟真，同註
15
，頁
170-172
。
準此以觀，被授權人因行使權利瑕疵擔保解除權後，致使授權契約溯
及失效之情形，其於授權契約簽署後受領專利權人依約給付之內容雖然有
法律上原因，但此法律上原因其後經解除而不存在，就其所受領之利益及
本於該利益更有所取得者，皆應返還。
二、被授權人因無效專利之授權契約所受利益
針對專利權未認定無效前，授權契約被授權人所取得之利益，目前實務及
學說多認為係享有一定「市場獨占利益」或「事實上權利保護之利益」
13
。學說
上，有認為市場獨占利益係限於專屬授權之情形始為發生
14
，但亦有認為市場獨
占利益並非普遍被授權人所取得之利益，而主張市場獨占利益乃係基於個案中為
具體判斷，而非「專屬授權」之情形始能存在
15
。此外，縱然非市場獨占，但因
實施專利所生之「營業上利益」亦有實務見解認定係因無效專利之授權契約所授
予之利益
16
。
另外，所稱事實上權利保護之利益，其具體內涵未經明確釐清，其可能係指
「不會受到權利人的追訴，第三人未經授權也不會做出相同產品」
17
，但目前仍
無確切之定義。
三、利益返還具體內容的不確定性及個案因素
承前，被授權人因無效專利之授權契約所取得之利益乃包括「市場獨占利
益」、其範圍部分重疊之「營業上利益」以及不受到權利人追訴，第三人未經授
權也不會做出相同產品之「事實上權利保護利益」等利益類型。然而，這些利益
類型在實務上運作將面臨主張範圍及舉證之困難
18
。
