從iRobot掃地機大戰,看中小企業專利布局眉角!

 

2018年開春國內最熱的專利話題是什麼呢?相信許多智慧財產權業界的人,一定都會說「松騰小蝦米 對抗iRobot大鯨魚之戰」啊!沒錯,松騰公司正是2017年iRobot對全球10家清潔器研發製造商發動的專 利戰中,唯一一家全身而退的公司。

近年智能機器人在市場上相當受到歡迎,其中掃地機器人是較為普及的家用商品,主要以臺灣及中國 大陸為生產基地。松騰公司自2002年投入掃地機器人研發、銷售以來,除發展自有品牌外,在技術上備 受國際大廠肯定,成為全球掃地機器人的重要代工公司。在多年的奮鬥下,松騰公司儼然成為全球第二 大掃地機器人公司,更是重要的機器人代工廠,若iRobot發動的專利訴訟獲勝,便會牽動掃地機器人市 場版圖,並獲得巨大市場利益。

2017年4月美國iRobot公司向美國麻薩諸塞州聯邦地方法院控告松騰與北美、中國大陸等9家公司所製 造販售的自動掃地機器人產品侵害該公司6項發明專利;同時,並向美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission,ITC)遞狀控告該等公司所製造販售的自動掃地機器人產品侵害該公 司專利,要求ITC禁止侵權產品進口,並停止相關產品在美國市場販售。

面對全球第一大掃地機器人大廠來勢洶洶的專利侵權控訴,對於松騰公司而言是一場生存保衛戰。燕 成祥董事長幾經思考後,決定捍衛公司技術與產品到底,不惜停止新廠擴建計畫,將資金全數投入此場 專利硬仗。而長久以來在「感測定位」、「偵測器」等領域擁有領先技術與專利的工研院,成了本役松 騰公司的最佳後盾,除協助松騰公司迅速找出iRobot公司技術弱點,也辨識出可對iRobot公司形成威脅 的相關工研院專利,轉售予松騰公司;並由松騰公司於美國、中國大陸兩地反控iRobot公司專利侵權, 迫使iRobot公司願意協商談判,最終雙方也達成專利交互授權協議,讓松騰公司保住全球掃地機器人市 場第二大廠的地位。

我們曾拜訪松騰公司創辦人燕董事長,對其經營理念有所認識,同時深刻瞭解中小企業在企業資源有 限的情形下,面對國際競爭的那份戰戰兢兢,而以技術背景出身的燕董事長對智慧財產權之維運更是親 力親為,謹慎把關公司的技術與智慧財產權,才可以在全球競爭下走出掃地機器人的另一片天。

我們知道,在面對全球化激烈市場競爭時,智慧財產權是中小企業不得不重視的經營課題。從有研發 創意產生、專利布局到市場拓展,每個環節若能多幾分小心與準備,一旦面對專利爭議時,便會有更多 的轉圜空間。

本文以松騰公司為例,淺談中小企業在資源條件限制下,如何在專利上做到基本的保護,提升企業經 營防衛能力。

一、 提出專利申請時,中小企業要注意哪些事項呢?

專利申請與維護所費不貲,中小企業在資金有限的狀況下,對於產出之技術是否申請專利進行保護, 通常會多方思考,以求投入的每一分錢都可以創造出更高的經濟價值。在此前提下,松騰公司對於技術 產出與專利保護兼重「產業化」與「市場價值」,希冀公司的研發結晶都能取得智財保護,並可以順利 商品化,並獲得市場青睞。

而中小企業在評估技術產出與專利保護時,需評估與注意事項彙整說明如下:

    1. 1. 從「商品化」的角度衡量, 找出值得保護的技術

      國人長年以來,在全球重要之技術先進國家發明展中時常勇奪各項大獎,但許多創意發明往往在參展 後成為壁上紙,或即使在發明展中取得訂單,也可能終因無法生產化為實際商品,而無實質的獲利,為 何會有這樣的情況發生呢?主要在於許多發明人雖能從日常生活發想創意,但因為在產業實務經驗上的 不足,導致創意無法轉化為實際商品。因此當創意產生後,於申請專利保護前,可嘗試從下面角度思索 該創意是否有下列疑慮:

      價格合理的零組件:若零組件成本過高,將導致商品售價無法符合市場一般水準。

      •熟悉產業供應鏈:企業若不熟悉產業供應鏈,可能發生無法找到合適廠商代為生產的危機。

      •結構設計是否符合產業通則:若產品結構、規格特殊,則需另行訂製規格或模具生產,導致生產成 本過高,進而影響產品售價。

      •需掌握市場對產品真正需求:設計的產品在市場未有實際需求,市場接受度不佳,產品無法順利銷售,造成損失。

    2. 2. 申請專利時點,視企業營運 布局策略而定

      專利申請時點則是見仁見智。歸納企業的作法大約可分為「創意產生」、「技術驗證可行性」、「預 計商品化」等三個時間點。有些企業技術研發較為前瞻,市場對於該項技術之應用或商品接受度尚未成 熟,因此企業便會思考是否需要將技術提早布局,以佔得先機,或等待技術即將商品化時再行申請專利 ,以免同業提前瞭解相關技術資訊,各式想法會因企業之營運布局與資金狀況有所不同。

      若企業在「創意產生」階段進行專利布局,可即早保護技術構想,避免他人搶先申請專利,但該構想 能否為市場接受、技術是否可實作等均未獲得評估,甚至市場對於該項技術之應用方向尚不明朗,故常 會造成專利無法加以商品化;企業若在「技術驗證可行性」驗證完成後申請專利,則該技術已經過開模 、少量試產,可避免發生創意構思無法實作之窘況發生,對於企業而言,技術離商品化階段又更進一步 ,因此許多企業會在此時開始進行專利申請,讓商品上市時便有專利可加以捍衛權利。其中,也有少數 企業不希望浪費絲毫資金、資源,會選擇在「預計商品化」階段進行專利申請,此類公司通常會在完成 市場評估,確認商品可被市場接受、即將上市之際才著手進行專利布局,保護商品。

      在松騰公司的個案中,該公司之專利便是於創意產生且於驗證技術可行性時,著手進行專利保護,一 來可確保公司之研發能力、二來又可提升企業形象。

二、 專利申請過程,中小企業需要注意哪些事項?

中小企業在資源有限的情況下,專利申請、管理事務多仰賴外部專利事務所進行處理;而專利事務所 的專業度與服務品質落差大,如何選擇事務所便是一個重要議題。另一方面,因國內中小企業之經營者 多具備技術背景,對於公司使用之技術能深入掌握,因此在技術研發與專利申請過程中,也常是主要的 靈魂人物,應積極投入與參與。

以松騰公司為例,其投入掃地機器人研發之際,便積極進行技術迴避,以防侵害他公司之技術,在申 請專利之際,更親自為專利技術之撰寫執行品質把關,確保公司之研發成果受到完整保護。

在專利申請與品質提升上,我們彙整了下面的作法供企業參考:

    1. 1. 專利事務所服務專業度是優先指標

      對於第一次申請專利的企業而言,挑選事務所是一個困難的課題。一般而言,中小企業多會透過同業 介紹取得名單,並在合作後瞭解其服務品質,確認是否可成為持續合作對象。根據觀察,早期國內中小 企業選定事務所後,多會長久合作,主要因為事務所對於公司技術有長期的瞭解,雙方已建立合作默契 ,可降低溝通成本;但近年也有許多企業,逐漸增加專利事務所合作家數,主要是因為各事務所在技術 上各有所長,當公司產品、技術多元發展時,便會選擇將不同技術分別委託不同技術專長的事務所處理 ,同時藉由合作過程,觀察每家事務所服務專業度與品質,作為後續合作的參考。

    2. 2. 企業應與專利事務所充分溝 通,嚴格把關撰稿品質

      中小企業對於智慧財產權相關事務通常並無專責人員負責,因此在專利撰稿完成後,建議先由研發人 員及經營者進行初步審閱,確保所述之技術內容與公司研發成果相符,此外,也建議由產業應用角度思 考專利申請範圍(Claims)中所描述之內容,是否已涵蓋所要主張之技術範疇,以確保專利的保護價值。

      在松騰公司的個案中,燕董事長便是公司技術與專利的守門員,在專利申請的過程多方與專利事務所 進行溝通,甚至也親自參與撰稿、審稿,以確保專利可以完整保護公司技術成果,且發展的技術內容不 侵犯他公司技術,降低發生智權糾紛之風險。

    3. 3. 靈活運用「優先權」、「一 案兩請」等專利申請策略

      企業在專利申請時,主要會於產品製造與銷售國家申請,以松騰公司為例,其專利申請便是著重在臺 灣、中國大陸與美國,同時也在日、韓及歐洲等地區進行專利布局,以遏阻競爭者抄襲產品。而一般企 業在專利布局時,建議企業依據營運與規劃,採取合適的專利布局策略。根據觀察,若企業的商品只限 在兩岸銷售,產品生命週期又短,企業會在國內採用「一案兩請」的方式,即先取得新型專利,以求進 入市場時便有專利可保護商品,同時並利用優先權制度在中國大陸提出專利申請案,保護產品在兩岸的 生產製造與市場銷售;若是銷售區域遍及歐、美、日、韓、東南亞等地,則會透過世界智慧財產權組織 (WIPO, World Intellectual Property Organization)之專利合作條約(PCT, Patent Cooperation Treaty)申請制度進行多國專利布局,以降低專利侵權的風險,並遏阻競爭者仿冒產品。

三、 釐清專利權歸屬,降低糾紛風險

企業欲申請專利時,除了找出具有商業價值的技術、掌握申請時機點外,對於專利權的歸屬也需加以 釐清。一般而言,國內企業內部員工職務上的發明多有相關契約規範專利權之歸屬;而企業與外部單位 或人員因合作關係產出技術時,卻不一定有明確的權利劃分。過去國內便曾發生過發明人間各自主張專 利權利的糾紛,於國內高知名度的旋轉拖把公司案例中,該技術原始發明人認為共同發明人在未經其同 意的情形下,將技術兜售予他公司並申請專利。而產生專利權之爭議,實因對專利權之歸屬認知不深所 致。

類此事件經常發生於企業創立初期,公司未明確規範專利權歸屬,導致合夥人或員工擅自取用技術, 另起爐灶或將技術販售予他人,造成技術爭端;故建議企業在與外部合作前應簽訂相關契約,明訂智慧 財產權產出之歸屬,降低日後權利糾紛之困擾。

四、 面對專利糾紛企業要用什麼態度應對呢?

在面對專利蟑螂或侵權控訴時,中小企業往往因為對於智慧財產權的認識不足,對訴訟的態度,各有 不同,有人棄車保帥、有人奮勇對抗,甚至會害怕面對訴訟、放棄自我權利、任人宰割。然而為了應付 國際大廠的控訴,燕董事長秉持臨危不亂態度,投入所有企業資源應戰,以策略迫使對方以技術交叉授 權達成和解。

在面對專利爭議時,企業可透過以下列方式作為攻防之參考:

    1. 1. 瞭解對方指控之實質內容

      在接獲侵權警示信件時,企業必須先行瞭解對方指控侵權的標的為何,企業運用之技術是否與其指控 的內容吻合?若是企業無法判別時,則可尋求專利事務所或外部研究機構協助,瞭解是否有侵權事實, 以決定後續之應對策略。

    2. 2. 以專利舉發、訴訟另闢戰場

      一旦有侵權事實發生時,則必須瞭解對方所使用之技術內容,思考仍否有機會主張該技術不具備專利 要件,並透過「舉發」或「訴訟」應戰。若該技術在產業上已是相當普遍的實施方式,便可蒐集該技術 商品之文獻、廣告文宣等等,提出專利舉發;若公司內部無充足的資源可應對,也可從外部機構取得專 利,透過該專利加以反擊。

      在松騰公司的個案中,便是藉由工研院的協助,找出可作為反擊的專利,於美國、中國大陸向iRobot 提起訴訟,使其生產銷售受到影響,迫使iRobot低頭和解。

    3. 3. 尋求技術合作,化敵為友

      面對專利訴訟,除了奮勇對抗外,也有企業於確認對方指控不實後,甚至當其提出控訴的專利被舉發 成功性高時,將相關事實證據提示給告訴人,與其協商是否可利用技術合作化解糾紛,共同發展市場。


我國以中小企業為經濟主體,其中隱含許多技術深藏不露的隱形冠軍企業,此等企業深獲國際大廠器 重,它們透過長年與大廠合作經驗,磨練出迅速應變大廠高標準需求的能力,是將臺灣製造業推向國際 舞台的真英雄。而這些企業雖在技術上擁有高應變力與不可替代性,並在全球專利戰火頻繁的時代下, 各家企業已然紛紛將技術透過專利保護。但仔細分析該等企業之專利布局,現今仍以申請國內專利為主 ,會擴及美、日、歐等國進行專利申請之中小企業為數有限。

在全球化的競爭下,企業面對無數的競爭對手,一旦發生專利爭訟,若無事先之防範與布局,便可能 一擊致命,斷送耕耘多時的技術與市場。鑑此,企業在降低經營風險的思維中,應將「專利」視為一種 保險投資,除於適當時機提出專利申請外,更應積極全球布局,於無事之秋儲備專利應戰實力,一旦遭 遇挑戰便可靈活運用「進可攻、退可守」的戰略,在競爭激烈的市場上取得最終勝利,如同松騰公司一 般,透過積極應戰展示技術能量,獲取更多廠商青睞,也讓出貨量逆勢成長,化逆境為生機。

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